창원시에서 '번피트니스'라는 상호의 헬스클럽을 운영하는 A씨는, 2020년 2월 말경부터 2021년 8월 12일경까지 위 업소와 인터넷 홈페이지, 인스타그램 등에 영문자 'BUR'과 일부 도안화된 영문자 'N'이 일렬로 구성된 상표(사용상표 1)를 사용하고 'BURN FITNESS'라는 문구를 기재했으나, 2020년 2월 13일 B씨가 이미 '헬스클럽경영업 등'을 지정상품으로 하여 'BURN FITNESS' 상표를 등록한 상태여서 상표권 침해 혐의로 기소됐다. 사용상표 1의 사용상품도 '헬스클럽경영업'이다.
1심에 이어 항소심 재판부가 "B씨의 등록상표의 요부를 'BURN' 부분이라고 볼 수 없어 전체관찰을 하면 등록상표와 사용상표 1은 유사하지 않다"는 등의 이유로 A씨에게 무죄를 선고하자, 검사가 상고했다.
대법원 제1부(주심 김선수 대법관)는 그러나 9월 21일 "사용상표 1은 등록상표와 유사하다"며 상표권 침해를 인정, 원심을 깨고, 유죄 취지로 사건을 창원지법으로 되돌려보냈다(2023도352).
대법원은 먼저 "둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 · 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비 · 판단하는 것이 필요하다"고 전제하고, "상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지 · 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조)"고 밝혔다.
대법원은 "이 사건 등록상표의 'FITNESS' 부분은 그 지정상품의 효능이나 용도를 표시하는 것으로서 그 식별력이 없다"며 "등록상표의 'BURN' 부분은 식별력이 없는 'FITNESS' 부분에 비하여 상대적으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 낮지 않다"고 지적했다. 또 "BURN 부분은 지정상품(헬스클럽경영업 등)과의 관계를 고려하였을 때 '운동을 통해 체지방 또는 칼로리, 스트레스 등을 태우다'는 의미를 암시한다고 볼 수는 있어도 그 지정상품의 효능이나 용도, 성질 등을 직감하게 하는 것이라고 단정할 수 없고, 상품 거래상 누구에게나 필요한 표시라고 할 수도 없어 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않은 경우에 해당한다고 보기도 어렵다"고 지적하고, "등록상표의 'BURN' 부분은 독립하여 상표의 출처표시기능을 수행한다고 볼 수 있으므로 요부에 해당한다"고 밝혔다.
대법원은 "등록상표의 'BURN'과 사용상표 1은, 글자체 및 도안화의 정도에 있어 다소 차이가 있으나 그와 같은 차이가 일반 수요자 내지 거래자의 특별한 주의를 끈다고 보기 어려워 외관이 유사하고, 모두 '번'으로 호칭되고 관념이 동일하므로, 양 상표를 동일 · 유사한 지정상품에 함께 사용할 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으키게 할 염려가 있다"며 "사용상표 1은 등록상표와 유사하다"고 판시했다.
리걸타임즈 김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr)
