남양유업 커피 브랜드 '루카'와 'Looka'의 상표 등록은 무효라는 대법원 판결이 나왔다.

대법원 제1부(주심 대법과 김소영)는 10월 29일 (주)카페루카코리아가 "남양유업의 두 상표의 등록은 무효"라며 남양유업을 상대로 낸 소송의 상고심(2015후 1065, 1072)에서 남양유업의 상고를 기각, "루카와 Looka의 상표 등록을 유효로 판단한 특허심판원의 심결을 취소하라"고 판결한 원심을 확정했다.

카페루카코리아는 1998년 9월부터 서비스업류 구분 제42류의 커피전문점경영업, 커피전문점체인업 등을 지정서비스업으로 하여 체크무늬 장식 안에 'CAFE LUCA'라고 적힌 서비스표를 등록해 사용해 왔다. 그러나 남양유업이 2012년 1월 특허청에 상품류 구분 제30류의 가공된 커피, 대용커피, 무카페인 커피 등을 지정상품으로 '루카'와 'Looka' 상표 2종을 등록, 남양유업의 상표 등록이 무효라며 특허심판원에 심판을 청구했으나, '등록상표는 선등록서비스표와 대비하여 표장이 유사하지 않는다'는 이유로 기각되자 특허법원에 특허심판원의 심결 취소를 요구하는 소송을 냈다.

특허법원은 "선등록서비스표는 요부인 'LUCA'를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 표장의 유사 여부를 판단할 수 있고, 이 경우 등록상표와 선등록서비스표는 외관이 서로 다르고, 관념은 서로 대비할 수 없으나, 호칭이 '루카'로 서로 동일한바, 양 표장은 호칭이 동일함에도 불구하고 외관이 서로 달라 표장에 대하여 느끼는 수요자들의 직관적 인식을 기준으로 할 때 명확히 출처의 오인 · 혼동을 피할 수 있다고 보기 보다는, 외관이 서로 다름에도 불구하고 거래사회에서 중요한 역할을 하는 호칭이 완전히 동일함으로 인해 수요자들이 오인 · 혼동하기 쉬운 경우로 봄이 상당하다"며 "등록상표와 선등록서비스표를 동일 · 유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자로 하여금 그 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 양 표장은 서로 유사하다고 할 것"이라고 밝혔다.

특허법원은 이어 "등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 유사성이 인정된다"며 "따라서 등록상표는 선등록서비스표와 대비하여 표장 및 지정상품 · 서비스업이 유사하여 상표법 7조 1항 7호에 해당하므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다"고 판단했다.

특허법원은 이에 앞서 대법원 판결(2006후3502 등)을 인용, "둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 '독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분', 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다"고 판시했다.

대법원 재판부도 피고의 상고를 기각, 특허법원의 판단을 그대로 받아들였다.

법무법인 세종이 카페루카코리아를, 남양유업은 김앤장이 대리했다.

김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr)

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