'장수산'은 '장수돌침대'와 유사하여 상표 등록을 할 수 없다는 판결이 나왔다.

특허법원 제4부(재판장 윤성식 부장판사)는 최근 침대판매 대행업 등을 지정서비스업으로 해 '장수산' 상표를 출원한 박 모씨가 "상표등록거절결정을 타당하다고 판단한 특허심판원의 심결을 취소하라"며 특허청장을 상대로 낸 소송(2019허2752)에서 이같이 판시, 박씨의 청구를 기각했다.

박씨는 2016년 2월 지정서비스업을 가구판매 대행업, 침대판매 대행업, 전기침대 대행업 등으로 하여 '장수산' 상표를 출원하여 같은 해 11월 출원공고 되었으나, 선사용상표인 '장수돌침대'의 상표권자인 장수산업이 이에 대하여 이의신청을 하여, 특허청 심사관이 2017년 9월 출원서비스표는 '돌침대'와 관련하여 수요자 간에 이의신청인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표와 표장 및 지정서비스업이 동일 · 유사하여 수요자로 하여금 서비스 출처의 오인 · 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다는 이유로 상표등록거절결정을 내리자 특허심판원에 상표등록거절결정에 대한 취소심판을 청구하였으나 여기서도 지자 소송을 냈다. 장수산업은 '장수돌침대' 상표를 사용하여 돌침대를 생산 · 판매하고 있다.

재판부는 "선사용상표의 구성 자체에 의한 본질적 식별력에 관하여 보건대, 먼저 '돌침대' 부분은 사용상품을 그대로 표시하는 것으로서 식별력이 없고, '장수' 부분은 '오래도록 사는 삶' 등을 의미하여 사용상품인 돌침대의 효능을 암시하는 것으로서 '돌침대' 부분과 비교할 때 상대적으로 식별력이 높다고 할 것인데, 선사용상표는 출원서비스표의 등록결정일 당시 사회통념상 객관적으로 널리 알려짐으로써 특정인의 상표로 사용되는 것임이 수요자나 거래자 사이에 널리 인식되는 주지 상표에 이르렀는바, 위와 같은 주지성을 취득하는 과정에서도 구성 자체에 의한 본질적 식별력이 상대적으로 높았던 '장수' 부분이 '돌침대' 부분보다 사용에 의하여 더 많은 식별력을 취득하여 선사용상표가 주지상표에 이르도록 하는 주요 구성부분이었다고 보는 것이 타당하고, 이와 달리 '돌침대' 부분은 여전히 사용상품을 그대로 표시하는 것이어서 그 자체만으로 사용상품의 출처를 표시하는 독자적인 식별력을 취득하지 못하고 다만 '장수' 부분과 함께 결합한 상태에서 어느 정도의 식별력을 취득하였다고 보아야 한다"고 지적하고, "요컨대 위와 같은 상대적인 식별력 수준이나 지정상품과의 관계 및 거래실정 등을 종합하여 볼 때, 선사용상표 중에서 '장수'라는 문자부분이 곧 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억 · 연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분인 요부에 해당한다"고 밝혔다.

재판부는 이어 "출원서비스표의 문자 부분은 '장수'와 '산'이라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성되어 있기는 하나, 그 중 '장수' 부분이 상표의 앞부분에 위치하고 있고, 각 부분은 독립된 의미를 가지고 있으면서 비교적 쉬운 단어에 해당하여 일반 수요자나 거래자는 직감적으로 출원서비스표가 '장수'와 '산'이 결합된 것으로 쉽게 인식할 수 있으며, 출원서비스표 중 '장수' 부분은 '오래 살다, 수명이 오래가다'라는 뜻을 지니는 단어로 지정서비스업의 성질을 암시하거나 강조하는데 그칠 뿐 직감하게 하는 것으로 볼 수 없으므로, 출원서비스표 중 '장수' 부분이 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없다"며 "출원서비스표 중 '장수' 부분이 독립되어 출처표시기능을 수행하는 요부라 할 것"이라고 밝혔다. 재판부는 따라서 "출원서비스표와 선사용상표는 모두 요부가 '장수'라는 문자부분이므로, 양 상표는 위 '장수' 부분으로 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 그 호칭과 관념이 동일하여 전체적으로 유사한 상표에 해당한다"고 밝혔다.

재판부는 또 "출원서비스표의 지정서비스업은 '침대판매 대행업, 전기침대 대행업, 가구판매 대행업' 등으로 그 서비스업의 대상이 '가구, 침대' 등이므로 선사용상표의 사용상품인 '돌침대'와 밀접한 관계가 있어, 출원서비스표의 지정서비스업과 선사용상표의 사용상품은 서로 유사하다고 보아야 한다"고 지적하고, "출원서비스표의 등록결정일 당시 국내 수요자나 거래자에게 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 곧 일관된 출처로서 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있는 정도에 이르렀는데, 출원서비스표는 선사용상표와 유사한 것으로서 선사용상표의 사용상품과 유사한 지정서비스업에 사용됨으로써 수요자로 하여금 출처의 오인 · 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다"고 판시했다. 상표등록거절결정이 타당하다고 한 특허심판원 심결은 적법하다는 것이다.

리걸타임즈 김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr)