모바일 · 인터넷 서비스는 현재 일상의 모든 분야에 관여하고 있지만, 네트워크를 통해 여러 주체가 연동하여 진행되는 이러한 형태의 서비스에 대해 특허법 제정 당시에는 예상하지 못하였고, 현재의 특허법을 전통적으로 적용할 경우, 모바일 · 인터넷 서비스의 보호가 미흡할 수 있다. 이에 본고에서는 모바일 · 인터넷 서비스 관련 특허법적 이슈를 검토 · 점검하고, 특허법상의 보호를 위한 제안, 구체적으로 일본 dwango 사건에서의 네트워크형 시스템 정의의 도입이 필요한지를 검토하고자 한다.

방법, 물건 2개만 발명 인정

특허법 제2조(정의)에 따르면 발명은 '방법'과 '물건'의 2개의 카테고리로 구분되는데, 물건은 '장치', '저장장치에 기록된 프로그램', '시스템'의 형태로 청구항에 기재될 수 있다(한국특허법상 '프로그램' 자체는 물건으로 인정되지 않으므로 '프로그램'에 관한 청구항은 '저장장치에 기록된 프로그램' 또는 '프로그램을 기록한 저장장치'로 기재되어야 한다). 이하 각 청구항 기재별로 관련 이슈를 검토한다.

방법 청구항으로 기재하는 경우, 서비스 방법의 사용 주체를 유저로 보아야하는지, 서비스사로 보아야 하는지의 이슈가 있고, 이에 대하여 2022년 개정 특허법에 따른 '방법의 사용을 청약하는 행위'를 어떻게 해석할지의 이슈가 있다.

단말 내 주소록 중 바이버앱 가입자를 추출하여 전용 주소록을 생성하는 서비스에 대해 에스케이텔레콤에서 특허 침해를 제기한 바이버 사건(서울고법 2015.10.18. 선고 2015나201438)에서는, 방법을 사용하는 주체는 서비스사이며, 유저는 일부 단계를 실시하는 도구로 사용되었다고 해석하여 서비스사의 침해를 인정하였다. 유저가 이용할 수 있도록 서비스를 제공하며, 이를 통해 경제적 이익을 얻는 주체가 서비스사라는 점에 착안한 판시로 해석된다.

바이버 사건, 서비스사 침해 인정

한편 2022년 개정 특허법에서는 '방법의 사용을 청약하는 행위'를 실시 태양으로 추가하였는데, 소프트웨어의 온라인 전송에 대하여 특허법적인 보호를 위한 개정으로서, '프로그램을 업로드하는 행위'가 이 실시 태양에 해당되는 것으로 본다.

모바일 · 인터넷 서비스에 대해서는 서버에 액세스할 수 있도록 웹사이트를 제공하는 것과 플레이스토어/앱스토어에 앱을 게시하는 것이 '사용을 청약하는 행위'로 해석될 수 있을 것이다. 또한 해당 프로그램이나 앱의 지면, 전광판 내지 모바일 · 인터넷 플랫폼을 통한 상업 광고 역시 '사용을 청약하는 행위'로 해석될 여지가 있다.

'특허 침해 고의' 입증 필요

관련하여, 특허법 제94조(특허권의 효력) 제2항에 따르면, '방법의 사용을 청약하는 행위'에 특허권 행사를 하려면, 실시자가 '특허권을 침해한다는 것을 알면서' 실시한 것을 입증해야 하는 주관적 요건이 필요하다.

장치로 기재하는 경우, 유저 단말에서 서비스가 구현되는 점에서 장치를 생산하는 주체의 해석 이슈와 앱/프로그램이 간접 침해를 구성할지가 문제된다.

장치를 생산하는 주체는 앞서 방법을 사용하는 주체의 해석과 유사하다. 즉, 장치를 생산한 주체를 앱/프로그램을 인스톨한 유저로 볼 것인지, 앱/프로그램을 제공한 서비스사로 볼 것인지이다.

이에 대해서는 앞서 바이버 사건에서의 판단을 유추 적용하는 것을 고려해볼 수 있다. 즉, 유저를 도구로 이용하여 인스톨하게 하였고, 이후 앱/프로그램을 송신하여 유저의 단말에서 해당서비스가 실행가능하도록 진행을 제어한 것은 '서비스사'로 보는 것이다.

한편 장치에 인스톨되는 앱 또는 프로그램이 '서비스 실행가능한 단말'의 생산에만 사용하는 물건에 해당하는지, 즉 앱 또는 프로그램(을 기록한 기록매체)의 생산이 간접 침해인지의 논의가 있을 수 있다.

간접 침해 인정 국내 판결례 없어

이에 대해 간접 침해를 인정한 국내 판결례는 아직 없는 것으로 알고 있지만, 간접 침해가 성립될 수 있다는 전제 하에 청구항에 기재된 구성과 실시 서비스를 판단한 사례가 있다. 특허법원은 휴대폰 간 주소록을 이동하는 앱에 있어서 확인대상고안은 주소록의 데이터 포맷을 변환하는 점에서 구성, 효과의 차이가 있는 바 등록실용신안 물건의 생산에 사용하는 물건이 아니라고 판단하였고(2010. 3. 26. 선고 2009허7178), 앞서 바이버 사건에서는 해당 프로그램이 '이동 단말'의 '생산'에만 사용하는 물건이 아니므로 간접 침해를 부정하였다.

한편 일본의 dwango사가 동영상에 유저의 코멘트를 표시하도록 제공하는 서비스와 관련하여 미국의 FC2 및 일본의 HPS에 대해 특허침해를 제기한 dwango 사건 1에서는 피고의 '프로그램의 개발'이 청구항에 기재된 장치의 생산에만 사용하는 물건을 생산한 것에 해당된다고 판단하면서 간접 침해를 인정한 바 있다(지적재산고등재판소 2022.7.20. 선고 2018(네)10077).

저장장치에 기록된 프로그램으로 기재하는 경우 웹사이트, 플레이스토어/앱스토어에 프로그램이나 앱을 게시하는 것이 해당 서버의 '저장장치에 기록된 프로그램'의 생산에 해당될 수 있다. 다만, 그 외에 서비스 제공과 관련하여 어떤 행위들이 '양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약'에 해당할지에 대하여는 추가 논의, 검토가 필요하다.

일본, 프로그램도 물건으로 인정

한편 일본특허법에서는 '프로그램'을 물건으로 인정하고, 전기통신회선을 이용한 제공을 실시로 인정하고 있는바, 앞서 dwango 사건 1에서는 '프로그램' 청구항에 대해 프로그램의 개발을 생산으로, 유저에게 웹사이트를 통해 제공한 것을 전기통신회선을 이용한 제공으로, 웹사이트에서 콘텐츠에 액세스할 수 있는 섬네일 링크를 제공한 것을 제공의 청약으로 인정하였다.

시스템으로 기재하는 경우, 시스템의 '생산'은 무엇이며, 복수의 주체 중 누가 시스템을 생산한 것인지 여부와 해외에 서버를 둔 경우 속지주의와 관련하여 특허 침해가 인정될 지 여부가 문제된다.

모바일 · 인터넷 서비스는 네트워크를 통해 서버와 유저의 단말이 연동해서 이루어지는데, 이러한 구성을 기재한 것이 시스템이다. 이와 같은 시스템에서는, 서버의 운영 주체는 서비스사이지만 단말의 사용 주체는 유저인 점에서, 구성요소 완비의 법칙에 기초할 때 서비스사의 실시로 포섭하기 어려운 점이 있다. 이러한 연유로 시스템 발명에 기초하여 특허권을 행사한 사례는 드물다.

이와 관련하여, dwango 사건 1과 동일한 서비스에 대하여 다른 특허로 다툰 일본의 dwango 사건 2(지적재산고등재판소 2023.5.26. 선고 2022(네)10046)에서는, 네트워크형 시스템 및 그 생산을 정의하고, 이에 기초하여 서비스사의 실시를 아래와 같이 인정하였는 바, 참고할 가치가 크다고 생각한다.

즉, 서비스사의 서버에서 유저 단말기에 파일을 송신함으로써(유저 단말기에서 파일을 수신), 서비스 시스템이 생산된 것으로 해석하여 서비스사에 의한 시스템의 생산을 인정하고, 시스템 청구항에 대한 침해로 판단하였다.

상기 판단은, '프로그램' 자체가 물건으로 인정되지 않아 제한이 있는 한국 특허법상에서 모바일 · 인터넷 서비스를 보호하는데 참고할 만하다고 생각된다. 왜냐하면 시스템 청구항은 서비스의 구성요소 및 신호 흐름을 그대로 기재하므로 출원인 및 제3자에게 기술 구성이 명확하지만, 그동안은 복수의 주체가 포함되어 서비스사에 권리 행사가 곤란하다고 인식되어 잘 활용되지 않은 면이 있기 때문이다.

해외 서버와 속지주의

한편 모바일 · 인터넷 서비스는 서버를 해외에 두고 운영하는 경우가 많은데, 속지주의를 엄격하게 적용할 경우 국내에서의 실시가 아니므로 권리 행사를 할 수 없게 된다. 이와 관련하여, 앞서 설명한 바이버 사건 및 인터넷 웹사이트를 재구성, 편집할 수 있게 하는 구글서비스에 대해 파캔오피씨가 구글코리아를 상대로 소를 제기한 구글코리아 사건(서울중앙지법 2007.9.7. 선고 2006가합73442)에서 서버가 해외에 있더라도 서비스가 내국인을 대상으로 하는 점, 국내에서 홍보, 마케팅 등을 수행하고 이익을 얻는 점 등에서 해당 서비스가 국내에서 실시되었다고 판단하였다.

일본의 dwango 사건 2에서도, 속지주의에 따라 일본 국내에서의 생산을 인정하지 않았던 1심 판결을 뒤집으면서 당해 시스템을 구성하는 요소의 하나인 서버가 국외에 존재하는 경우라도, 당해 행위의 구체적 태양, 당해 시스템을 구성하는 각 요소 중 국내에 존재하는 것이 당해 발명에 있어서 담당하는 기능, 역할, 당해 시스템의 이용에 의해 당해 발명의 효과가 얻어지는 장소, 그 이용이 당해 발명의 특허권자의 경제적 이익에 미치는 영향 등을 종합 고려하여 국내에서의 생산으로 판단하였다.

따라서 모바일 ・ 인터넷 서비스와 관련하여, 한국, 일본 모두 해외의 서버에 대해 속지주의를 엄격하게 적용하기 보다는 구체적인 사안에서 탄력적으로 적용하고 있는 것으로 이해된다.

이상에서 네트워크를 통해 제공되는 모바일 · 인터넷 서비스에 대해 특허법상 논의 가능한 이슈를 검토하였다. 특허법상 방법의 사용 주체, 물건의 생산에 대한 정의 및 생산 주체와 속지주의의 해석에 있어서 모바일 · 인터넷 서비스에 고유한 서버와 단말 간의 연동을 구체적이고 종합적으로 검토할 필요가 있다.

한상욱 변호사 · 정사라 변리사(김앤장 법률사무소, swhan@kimchang.com)