2023년 8월 3일, 중국 특허청(CNIPA)은 제563247호, 제562899호 심결에서 Contemporary Amperex Technology Co., Limited('CATL'로 약칭)의 특허 두 건에 대해 전부 무효로 심결하였는데, 이 두 건 특허의 침해소송에서 총 손해배상 청구금액은 CNY 1억 위안(약 182억원)을 초과하였다.

청구금액 1억 위안 초과

CATL의 두 건 특허는 모두 리튬 이온 전지의 파라미터 수식 모델에 관한 것으로, 최근 전기 화학 기술분야의 중국 특허 무효사건에서 논쟁이 많은 이슈이다. CNIPA는 두 건의 무효 사건에서 이러한 파라미터 수식 모델에 관한 발명의 설명에는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자('통상의 기술자'로 약칭)가 해당 방법을 실시할 수 있도록 기술정보를 충분히 기재해야 한다는 점(전리법 제26조 제3항)을 확인하였다. 두 건의 특허는 명세서의 불충분한 공개로 인하여 무효로 심결되었다. 이 시리즈 사건의 심결은 파라미터 수식 모델과 관련되는 무효 사건에서 법적 문제를 보다 명확히 규명하는데 도움이 될 것이다.

두 건의 계쟁 특허는, 특허번호 ZL201810696957.2, 발명의 명칭이 '양극 시트 및 전지'인 특허('특허1'이라 함)와 특허번호 ZL201910295365.4, 발명의 명칭이 '리튬 이온 전지'인 특허('특허2'라 함) 두 개다. 특허1에서는 COI와 ρ의 두 개의 파라미터를 제어 요소로 선택하여 COI×ρ 의 파라미터 수식 모델을 구축하고 이 수식의 값 범위를 한정하였다. 특허2에서는 전극 시트의 VOI 및 PD 그리고 전극 분말의 GOI와 D50의 파라미터를 제어 요소로 선택하여 (80/VOI+43/PD)×PD/VOI와 100/(D50+2.8×GOI)의 두 개의 파라미터 수식 모델을 구축하고 두 개 수식의 값 범위를 한정하였다. 이로써 높은 안정성과 우수한 동역학 성능, 그리고 긴 사이클 수명 등의 기술적 효과를 실현할 수 있도록 했다.

두 건의 계쟁 특허의 보호범위는 매우 넓다. 그 중 수식 모델의 파라미터의 값 범위는 일반적인 삼원 리튬 배터리 제품을 커버할 수 있어, CATL는 두 건의 계쟁 특허를 아래와 같이 중요한 특허 무기로 사용하였다.

TAFEL, CALB 상대 침해소 제기

2020년, CATL는 Jiangsu TAFEL New Energy Technology Inc.('TAFEL' 로 약칭) 등이 특허2를 침해한다는 이유로 복주시 중급인민법원에 소를 제기하고 TAFEL이 CATL에 손해배상액을 지급하고 계쟁 침해 제품의 판매를 중지할 것을 청구하였다. 또한 2021년 7월과 9월, CATL는 CALB Group Co., Ltd.('CALB'로 약칭)가 특허1, 2를 침해한다는 이유로 복주시 중급인민법원에 소를 제기하였다. 두 사건의 손해배상 청구금액은 합계 CNY 1.08억 위안(약 197억원)이었다.

2023년 2월 복주시 중급인민법원은 두 건의 특허침해소송에 대해 CALB의 침해를 인정, CATL에 총 CNY 5,710만 위안(약 104억원)을 배상하고, 두 사건 관련 계쟁 침해 제품의 판매를 중지하라는 1심 판결을 내렸다.

한편 CATL이 두 건의 계쟁 특허를 무기로 침해소송을 제기한 후, 특허1, 2에 대해 각각 7차례와 4차례의 무효심판이 청구되었고, CNIPA는 두 건의 특허에 대해 전부 무효심결을 하였다.

CALB, 특허 무효심판 청구

이번 무효 사건에서 무효심판 청구인인 CALB는, 특허1의 발명의 설명에 기술 방안의 불충분 공개의 문제가 존재하고(전리법 제26조 제3항 위반), 특허2의 청구항은 신규성 및 진보성이 결여될 뿐만 아니라 발명의 설명에 기술 방안의 불충분 공개의 문제가 있다고 주장했다. 또 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 무효 사유로, CNIPA에 두 건 특허를 전부 무효로 해달라고 청구했다.

두 무효 사건의 심리 과정에서의 쟁점은 모두 특허에 사용된 수식 모델로 동일하다. 발명의 설명의 실시예에 기재된 실험 데이터와 수식 모델에 있어, 쌍방은 실험 데이터의 진실성, 실험 데이터와 수식 모델의 관련성에 대해 서로 다른 관점을 가지고 있었다.

CNIPA의 합의부는 구술심리를 통해, 두 건 특허의 핵심 기술 방안인 수식 모델은 모두 실험에서 나타난 효과를 달성할 수 있도록 데이터를 통계 분석하여 피팅(fitting)에 의해 얻어낸 것으로 이론적 수식에 의해 추론된 것이 아니며, 또한 이론적 계산으로 검증할 수도 없음을 확인하였다. 한편 합의부는 실험에 사용된 방법 및 관련 데이터가 발명의 설명에 상세히 기재되어야 하며, 특히 발명의 효과를 나타내는 성능 데이터 테스트에 대해 통상의 기술자가 해당 방법을 구현할 수 있도록 기술 정보를 충분히 제공해야 한다고 설시하였다.

무효심판 청구인의 실험 데이터의 진실성 여부 관련 질의에 대해, 합의부가 특허권자에게 데이터의 출처와 형성 과정을 입증할지에 대해 질문할 때, 특허권자는 "원본 데이터를 찾을 수 없다"고 답하였다.

합의부는 두 건의 발명의 설명에 기술 방안 관련 측정 방법에 대한 설명이 명확하지 않아, 통상의 기술자는 발명의 설명에 기재된 바에 따라 실험 과정을 재현하고 관련 데이터 결과를 얻을 수 없기 때문에, 관련 기술 수단을 얻을 수도 없고 그 기술적 효과를 확정할 수도 없다고 판단하였다.

"명백한 공개 불충분성 존재"

합의부는 이러한 판단에 근거하여 두 건의 계쟁 특허 기술 방안은 명백한 공개 불충분성 문제가 존재한다는 이유로 전리법 제26조 제3항에 따라 두 건의 계쟁 특허에 대해 전부 무효심결을 하였다.

두 건의 계쟁 특허와 관련된 침해소송 사건에 대해, 위에서 언급한 바와 같이 2023년 2월에 복주시 중급인민법원은 1심 판결을 내렸고, CALB가 상소하여 최고인민법원에서 2심 심리가 예정되어 있다. 그러나 중국에서는 특허침해소송에서 권리자가 주장하는 특허가 CNIPA에 의해 무효로 심결된 경우, 침해 분쟁 사건을 심리하는 법원은 그 무효심결이 내려진 해당 특허에 기초한 특허권자의 소를 기각할 수 있다. 따라서 두 침해 소송의 2심을 심리하는 최고인민법원은 두 계쟁 특허의 무효심결에 기초하여 두 침해 사건을 기각할 수 있다.

CATL, 무효심결 취소소송 계획

한편 전리법 제46조 제2항의 규정에 따르면, CNIPA의 심결에 불복할 경우 통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 베이징IP법원에 소를 제기할 수 있다. 해당 두 특허 무효 사건에 대해 CATL 측은 법정 기간 내에 행정소송을 제기할 계획이라고 밝혔다. 최고인민법원이 무효심결에 기초하여 침해소송을 기각하는 판결을 내리고, 그 후 행정소송에서 법원이 CNIPA의 무효심결을 취소하는 판결을 내릴 경우, CATL은 두 특허 침해 사건에 대해 다시 별도의 소를 제기할 수 있다.

◇시사점=본고에서 소개한 두 무효 사건을 통하여, 중국에서 전기 화학 분야 및 화학, 의약, 생물 기술 분야의 특허 출원 및 특허 무효 사건을 진행함에 있어서, 기술 방안의 실험 데이터의 진실성과 신뢰성 분석에 각별히 주의를 기울여야 하고, 특허 기술 방안의 경우 기술적 효과를 자세히 기재하여 해당 기술적 효과가 기재된 실험 데이터에 의해 검증되어야 함을 알 수 있다. 실험 내용의 기재는 실험 방법(공개문헌 인용 가능), 실험 데이터 등을 포함하여 통상의 기술자가 재현할 수 있는 수준에 도달해야 하며, 특허 명세서에 기재된 실험 데이터는 합리적이어야 하고 무효심판 청구인의 실험 수단에 의한 검증을 받을 가능성도 있으며, 동시에 출원인의 시리즈 특허 발명 간의 데이터 파라미터가 모순되어서는 안 된다. 마지막으로 예비용으로 원본 데이터를 잘 보관해야 한다.

사법적 측면에서, 법원은 신규성 · 진보성 · 산업상 이용 가능성을 무효 여부 판단의 골자로 하는 CNIPA에 비해, 전리법 제26조 제3항을 무효사유로 사용하려 하는 경향이 있다. 다만, 의약, 화학 분야에서 CNIPA도 명세서의 불충분 공개(전리법 제26조 제3항 위반)를 이유로 무효를 선고하는 경우가 최근 몇 년 동안 증가하고 있으며, 전기 화학 분야에서도 최근에 명세서의 불충분 공개를 이유로 무효로 선고하는 경우를 간혹 볼 수 있다. 이번 두 건의 중요한 리튬 이온 전지 관련 무효심결은 향후 관련 분야의 무효심판절차에서 신규성 · 진보성 · 산업상 이용 가능성 외의 무효사유를 무시할 수 없다는 시사점을 제공한다.

베이징 렁틴 법률사무소 Wang Liang 변호사 · 시니어 변리사

◇베이징 렁틴 법률사무소는 렁틴 IP 그룹 산하의 독립적인 법률사무소로, 중국의 IP 분쟁사건을 많이 다룬다. 40명 이상의 지식재산권 전문 변호사와 다수의 전직 판사, 전직 심사관, 변리사, 전문적인 조사원들로 팀을 구성하고 있다.