1. 표준필수특허(SEP) 소송에서의 소송금지명령
소송금지명령(anti-suit injunction, ASI)은 한 쪽 당사자가 외국 소송을 제기할 수 없도록 하는 법원의 명령이다. 소송금지명령은 주로 영국과 미국 법원 등 보통법 사법관할 법원에서 발부된다. 이들의 기원은 15세기 잉글랜드로 거슬러 올라갈 수 있는데, 기술적으로 말하자면, ASI가 외국 법원에 직접적인 영향을 미치지 않는 이유는 ASI가 외국 법원이 아닌 외국 소송 중인 원고만을 대상으로 하기 때문이다. 국제 소송에서 ASI는 매우 강력한 도구이다. 왜냐하면 ASI를 위반하면 금지명령을 내리는 국가에서 ASI 발부 대상이 엄중한 처벌을 받을 가능성이 있기 때문이다.
무선통신 기술 분야에서 SEP 특허는 일반적으로 국가별 특허로 구성된 특허조합(family)을 포함하고 있기 때문에 SEP 라이선스 요율과 관련된 소송에서 어느 한 국가의 법원이 전 세계 라이선스 요율을 심판할 가능성도 있다. 예를 들어 언와이어플래닛(Unwired Planet) v 화웨이(Huawei) 사건의 최종 판결에서 영국 고등법원은 영국 법원이 다국적 표준필수특허조합의 전 세계 프랜드 조항에 대하여 관할권이 있다고 주장하였다.
동일한 사항(SEP의 글로벌 라이선스 요율)에 대하여 국가별로 서로 다른 재판을 할 수 있기 때문에 한 국가의 법원 판결을 다른 나라에서 집행할 수 없게 되는 결과를 야기할 수 있다. 이 밖에 일부 사건에서는 같은 특허 조합인데도 어느 나라에서는 SEP 라이선스 요율 소송이 진행되고, 다른 나라에서는 특허침해 소송이 진행되는 경우도 있다. 앞서 언급한 두 개의 충돌은 SEP 특허에 대한 소송금지명령이 갈수록 늘어나고 있는 이유이다.
2. 중국 SEP 사건에서의 소송금지명령 관련 법률 규정
중국 법원에서 외국 소송을 제한하기 위하여 ASI를 내리는 것은 비교적 새로운 현상이다. 중국의 법률체계(대륙법계)는 법원의 이러한 현상을 구제하는 능력에 대하여 명확히 규정하지 않고 있다. 중국 현행법에서 ASI의 법적 근거는 주로 <민사소송법> 제100조의 규정이다. 즉 인민법원은 당사자 일방의 행위나 기타 사유로 인하여 판결을 집행하기 곤란하거나 그 밖의 손해를 끼칠 우려가 있는 사건에 대하여, 상대 당사자의 신청에 의하여 그 재산에 대하여 보전, 일정한 행위를 명하거나 금지할 수 있으며, 당사자가 청구하지 않은 경우에도 필요시 인민법원은 보전조치를 취하는 재정을 내릴 수 있다고 규정하였다. 인민법원은 보전조치를 취하는 경우 신청인에게 담보 제공을 명할 수 있고 신청인이 담보를 제공하지 않을 경우 신청을 기각할 것을 명할 수 있다. 인민법원은 신청을 받은 후, 상황이 긴급한 경우에는 반드시 48시간 이내에 재정을 내려야 하며, 보전조치를 취하는 재정을 한 경우에는 반드시 즉시 집행을 시작해야 한다.
중국 '최고인민법원의 지식재산권 분쟁 행위 보전사건 적용에 관한 법률의 일부 문제점 심사 규정' 제7조에서는 인민법원이 행위 보전 신청을 심사함에 있어 다음 요소들을 종합적으로 고려하여야 한다고 규정하고 있다. (1)신청인의 청구가 보호 청구의 사실상의 기초와 법적 근거를 가지고 있는지, 또한 보호를 청구하는 지식재산권의 효력이 안정한지, (2)행위 보전조치를 취하지 않는 것이 청구인의 합법적 권익에 보완하기 어려운 손해를 끼치거나 사건 재결의 집행이 곤란하게 하는 등의 손해를 초래하는지, (3)행위 보전조치를 취하지 않아서 신청인에게 끼치는 손해가 행위 보전조치를 취한 경우 신청인에게 끼치는 손해를 초과하는지, (4)행위 보전조치를 취하는 것이 사회 공공이익에 손해를 끼치는지, (5)고려해야 하는 기타 요소. 앞에서 말한 (2)항, (3)항과 (4)항은 현재 중국 법원이 ASI를 결정하는 주요 법적 근거이다.
3. 소송금지명령이 포함된 SEP 소송 사례 분석
3. 1. 화웨이(Huawei)v 컨버슨트(Conversant)
이 사건은 중국 지식재산권 분야에서 처음으로 소송금지명령을 내린 것으로, 이후의 다른 소송금지명령 사건에 대하여 하급법원들이 참조할 수 있는 전형적인 사례가 되었다. 이 사건은 전형적인 ASI 사건이 아니며, 사실상 중국 최고인민법원의 최종 판결이 내려지기 이전에 컨버슨트가 독일 법원의 1심 판결 가집행을 신청하는 것을 금지했던 것이다.
중국 최고인민법원은 이번 사건에서 화웨이의 독일 법원 판결의 집행 금지 행위 보전 신청에 대해 다섯 가지 요인을 고려했다. 이 다섯 가지 요인은 훗날 중국의 다른 법원에서도 ASI를 결정할 때 중점적으로 고려하는 사항이 되었다. 다섯 가지 요인으로는 (1)피신청인의 외국 법원 판결 집행 신청이 중국 소송에 미치는 영향, (2)행위 보전조치를 취하는 것이 확실히 필요한지, (3)행위 보전조치를 취하지 아니하여 신청인에게 가한 손해가 행위 보전조치를 취하는 경우 피신청인에게 가한 손해를 초과하는지, (4)행위 보전조치를 취함으로써 사회의 공익에 해를 끼치는지, (5)국제 예양 원칙 등 5가지 요인으로 이에 대해 종합적으로 판단하였다.
(1) 피신청인의 외국 법원 판결 집행 신청이 중국 소송에 미치는 영향
피신청인의 해당 행위가 본 사건의 심리를 저해하거나 본안 재판의 집행을 어렵게 할 우려가 있는 경우에는 그 행위에 대하여 금지적 보전조치를 할 수 있다. 구체적으로 본 사건을 볼 때 먼저 두 나라의 소송 당사자는 기본적으로 동일하다. 둘째, 심리 대상으로 볼 때, 본 사건에서 화웨이기술회사 및 그의 계열사가 컨버슨트회사의 중국 표준필수특허에 대한 라이선스 사용 요율을 확정해 달라고 청구했다. 독일 소송에서 컨버슨트회사는 뒤셀도르프(Dusseldolf) 법원에 화웨이기술회사 및 그의 독일 계열사에 대해 특허 침해를 중단하라고 청구했다. 뒤셀도르프 법원의 침해 중지 판결은 표준필수특허 권리자인 컨버슨트회사와 화웨이기술회사 등과 협상 과정에서 제시한 라이선스 요율은 공정 · 합리 · 무차별 원칙에 부합한다는 것을 전제로 하였다. 따라서 본 사건과 독일 소송 분쟁은 성격상 차이가 있지만 심리 대상은 일부 겹친다. 마지막으로 행위 효과로 볼 때 컨버슨트회사가 뒤셀도르프 법원에 침해 중지 판결의 집행을 신청하여 뒤셀도르프 법원의 승인을 받은 경우, 본 사건의 심리를 방해하고 본 사건의 심리와 판결이 무의미하게 될 가능성이 크다. 결론적으로 컨버슨트회사가 뒤셀도르프 법원에 침해 중지 판결의 집행을 신청한 행위는 본 사건의 재판 진행과 재판 집행에 실질적이고 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 화웨이기술회사가 본 법원에 컨버슨트회사가 상술 행위를 행하는 것을 금지하라는 신청은 해당 행위 보전의 전제 조건에 부합한다.
(2) 행위 보전조치를 취하는 것이 확실히 필요한지
행위 보전조치를 취해야 할 필요성이 있는지를 심사할 때 행위 보전조치를 취하지 않으면 신청인의 적법한 권익에 회복하기 어려운 손해를 입히거나 사건 재결의 집행을 어렵게 하는 등의 손해를 초래하지 않는지를 중점적으로 심사해야 한다. 이 사건에서 뒤셀도르프 법원의 특허침해 정지 판결은 이미 내려진 것으로, 컨버슨트회사가 이를 청구해 집행되면 이러한 긴급한 상황에서 화웨이기술회사와 그의 독일 계열사들은 두 가지 선택밖에 없다. 즉 독일 시장에서 강요로 퇴출당하거나, 컨버슨트회사가 부르는 가격을 강요받아 화해할 수밖에 없게 된다. 전자의 경우 화웨이기술회사와 그의 독일 계열사들이 독일 시장 철수로 입은 시장 손실과 잃어버린 비즈니스 기회를 사후에 돈으로 메우기 어렵다. 후자의 경우 화웨이기술회사와 그의 독일 계열사들은 침해 중지 판결의 압력에 눌려 원심법원이 정한 표준필수특허 라이선스 요율의 18.3배에 달하는 컨버슨트회사의 호가를 받아들일 수밖에 없고, 본 사건의 법적 구제 기회를 포기해야 할 수도 있다. 이 사건에서 중국 요율을 어떻게 인정하든 이 사건의 판결은 사실상 집행이 어려워진다. 이같은 어떤 상황이 발생하든 화웨이기술회사의 피해는 메우기 어렵기 때문에 본 사건은 행위 보전조치의 필요성이 있는 긴급한 사안이다.
(3) 신청인 및 피신청인에 관한 이익의 합리적 절충
피신청인의 특정 행위를 금지하는 행위 보전조치를 취할 수 있는지를 판단할 때, 행위 보전조치를 취하지 않아 신청인에게 끼치는 손해와 행위 보전조치를 취하여 피신청인에게 끼치는 손해, 즉 쌍방의 이익을 함께 고려해야 한다. 행위 보전조치를 취하지 않아 신청인에게 가한 손해가 행위 보전조치를 취하여 피신청인에게 가한 손해를 초과하는 경우에는 행위 보전조치를 취하는 것이 타당하다고 인정할 수 있다. 또 행위 보전조치를 취하지 아니하여 신청인에게 가한 손해가 행위 보전조치를 취하는 경우 피신청인에게 가한 손해를 초과하는 정도가 높을수록 보전조치의 합리성이 높아진다. 이 사건에서, 앞서 서술한 바와 같이 만약 컨버슨트회사가 뒤셀도르프 법원에서의 침해 정지 판결을 집행할 것을 신청한 뒤 승인을 받았고 본 법원이 해당 행위 보전조치를 취하지 않을 경우, 화웨이기술회사는 독일 시장에서 강제 퇴출되거나 라이선스 요율 호가를 강요받거나, 중국 법원에서의 법적 구제를 포기하는 등 회복하기 어려운 손해를 입게 될 것이다. 반면 본 법원이 행위 보전조치를 취할 경우 컨버슨트회사에 대한 손해는 뒤셀도르프 법원의 1심 판결을 유예하는 것에 불과하다. 뒤셀도르프 법원의 판결은 최종심 판결이 아니며, 이 판결의 유예가 독일에서 컨버슨트회사의 다른 소송 권익에 영향을 미치지 않는다. 또한 표준필수특허권자인 컨버슨트회사의 독일 소송의 핵심 이익은 경제적 배상이며, 뒤셀도르프 법원의 특허침해 중지 판결 유예로 컨버슨트회사에 미칠 손해는 제한적이다. 양자를 비교하면 행위 보전조치를 취하지 않는 것이 화웨이기술회사에 미치는 손해는 행위 보전조치를 취하는 경우 컨버슨트회사에 미치는 손해를 훨씬 초과하였으므로 행위 보전조치를 취하는 것이 타당하다. 동시에 중국공상은행주식유한회사 선전화웨이지점은 화웨이기술회사의 행위 보전 신청에 상응하는 담보를 제공하여, 법에 의하여 컨버슨트회사의 이익을 보장할 수 있다.
(4) 행위 보전조치를 취하는 것이 공익을 해치는지
피신청인이 특정 행위를 하지 못하도록 하는 행위 보전조치를 할 수 있는지를 판단할 때 그 행위 보전조치를 취하는 것이 공익을 해치는지를 심사해야 한다. 이 사건 및 관련 독일 소송은 주로 화웨이기술회사와 컨버슨트회사의 이익에 관한 것이다. 아울러 이 사건에서, 행위 보전의 대상은 컨버슨트회사가 본 법원의 최종심 판결이 있기 전에 뒤셀도르프 법원의 침해 중지 판결을 집행하는 것에 대한 신청을 금지하는 것이고 이는 공익에 영향을 미치지 않는다.
(5) 국제 예양 요인의 고려
당사자의 외국 법원 재판 집행의 신청 금지 및 외국에서의 사법 구제 신청 행위 금지에 대한 보전 신청에 대하여，허용 여부를 심사할 때는 국제 예양 요소도 고려해야 한다. 국제 예양 요소를 고려할 때, 안건 접수 시점의 선후, 안건 관할의 적정 여부, 외국 법원 심리와 재판에 미치는 영향의 적정 여부 등을 살펴볼 수 있다. 접수 시점을 보면 원심법원이 본 사건을 수리한 시기는 2018년 1월이고, 뒤셀도르프 법원이 독일 관련 소송을 접수한 시점은 2018년 4월이기 때문에, 이 사건이 먼저 수리되었다. 동시에 컨버슨트회사가 본 사건의 최종심 판결이 나기 전에 뒤셀도르프 법원에 해당 판결 집행을 신청하는 것을 금지함으로써, 그 판결의 집행을 보류했을 뿐, 독일 소송의 후속 심리 추진에도 영향을 미치지 않고, 독일 판결의 법적 효력을 떨어뜨리지도 않을 것이며, 뒤셀도르프 법원의 사건 심리와 재판에 미치는 영향은 적정 범위 내에 있다.
위 5가지 이유로 최고인민법원은 컨버슨트회사는 본 세 사건의 최종심 판결이 내려지기 전에 독일 뒤셀도르프 지방법원이 2020년 8월 27일에 내린 1심 침해 중지 판결의 집행을 신청할 수 없고 이 판결을 따르지 않으면 위반일로부터 매일 인민폐 100만 위안의 벌금(일별 누계)을 부과한다는 재정을 내렸다.
3.2 샤오미(Xiaomi) v 인터디지(InterDigital)
2020년 6월 9일, 우한시중급인민법원(본원)에서 이 사건 접수 후 피신청인(인터디지)에게 소장 사본, 증거자료, 재판 개시 소환장 등 사법 문서를 송달하였다. 같은 해 7월 28일, 신청인(샤오미)은 피신청인에게 본원에 쌍방 라이선스 요율 분쟁에 대한 재결을 신청했고 소송 절차에 들어갔다고 전하였다. 다음날, 피신청인은 신청인과 그 계열사를 피고로 하여 인도에 등록, 소유하고 있는 262910, 295912, 29719, 313036, 320182호의 특허가 샤오미 및 그 계열사로부터 침해당했다는 이유로 해당 제품의 제조, 판매를 제한하도록 하기 위하여 인도델리지방법원에 신청인 샤오미 및 그 계열사에 대하여 다수의 무선통신단말기 제품의 제조, 판매에 대한 임시 금지명령과 영구적 금지명령을 신청하였다. 신청인은 피신청인이 인도지방법원에 신청인에 대해 임시 금지명령과 영구적 금지명령 신청을 하였다는 사실을 안 후, 2020년 8월 4일, 본원에 소송금지명령을 발포할 것을 신청하여, 신청인 샤오미 및 그 계열사를 상대로 발동한 피신청인의 소송금지 조치를 통해 이 사건 심리를 방해하는 행위를 저지하도록 하였다. 우한시중급인민법원은 심사를 거쳤고, 다음과 같은 의견을 내렸다.
첫째, 신청인이 본 법원에 해당 유형의 사건을 수리할 것을 고지한 후, 피신청인은 법원이 사건을 수리한 사실을 알게 되었다. 그러나 피신청인은 본원의 본안 소송에 존중하고 협조하는 것이 아니라 인도지방법원에서 임시 금지명령과 영구 금지명령 절차를 긴급히 개시하는 주관적 고의가 뚜렷하다.
둘째, 신청인, 피신청인 쌍방 간의 표준특허 허가 협상의 견적가, 반견적가 여하를 막론하고, 피신청인이 인도지방법원에서 신청인을 상대로 한 금지명령 절차는 본안 재결과는 상충되는 판결을 초래할 수 있다.
셋째, 피신청인은 신청인을 대상으로 인도델리지방법원에서 임시 금지명령과 영구 금지명령을 발동하였다. 만약 제때에 제지하지 않는다면, 쌍방 간의 허가 협상의 좋은 발전을 위태롭게 할 수 있고, 신청인의 이익에 더 많은 손해를 끼칠 수 있다.
넷째, 피신청인은 NPE 실체로서 프랜드 조항 라이선스 협상과 소송을 통해 영리하고 표준필수특허 기술제품을 제조 · 생산하지 않으며, 본원에서 소송금지명령을 내린 것은 허가 협상이 결렬된 후 권리 구제에 지연을 초래하는 것 외에는 피신청인이 보유·관리하는 표준필수특허 자체에 실질적인 손해를 끼치지 않으며, 사회적 공익에도 영향을 미치지 않는다.
이같은 이유로 우한시중급인민법원은 신청인이 피신청인에 대해 제기한 소송금지명령 신청을 허가했다.
3.3 삼성(Samsung) v 에릭슨(Ericsson)
신청인(삼성)은 2020년 12월 7일 우한시중급인민법원에 소송을 제기하여 프랜드 조항에 따라 피신청인(에릭슨) 및 그 자회사가 보유하거나 공제하는 4G, 5G 표준필수특허에 대한, 그리고 출원인의 통신제품에 대한 글로벌 라이선스 요건(라이선스 요율 포함)을 판결로 확정해 줄 것을 청구하였다. 이 사건이 접수되자 에릭슨사와 미국에서 전부 출자한 해당 자회사는 2020년 12월 11일 미국텍사스주동구지역법원에 신청인 삼성 주식회사 및 그의 미국 자회사를 소송하고 에릭슨사의 견적가격이 프랜드 조항에 부합한다는 확인을 요청했으며, 에릭슨사와 신청인의 협상 행위가 프랜드 조항 및 ETSI 지식재산권 정책에 부합한다는 판정을 요청했다.
우한시중급인민법원은 삼성회사의 소송금지명령 신청을 접수한 후, 다음 5가지 중요한 요소를 중점적으로 고려하였으며, 최종적으로 에릭슨사에 대해 소송금지명령을 발포하였다.
(1) 이 사건에서 피신청인의 행위로 인하여 판결이 집행되기 어려운 사정이 있는지
본안 소송 기간 중 피신청인이 중국이나 다른 국가, 지역 법원에서 본안 관련 4G, 5G 표준필수특허 라이선스 요건 또는 라이선스 요율 소송을 제기하였거나, 또는 소송을 제기하여 피신청인이 협상 중 공평하고 합리적이며 차별 없는 의무를 이행했는지 확인하도록 요청하는 경우 먼저 수리한 본 사건의 심리범위 및 판결 결과에서 후기의 소송과 중합 또는 충돌이 발생하게 되어 나아가 본 사건의 판결 집행이 지장을 받게 될 수 있다.
(2) 행위 보전조치를 취하지 않는 것이 신청인의 적법한 권익에 보완하기 어려운 손해를 입게 할 수 있는지
쌍방이 새로운 허가 협의를 이루지 못한 상태에서 신청인이 해당 통신상품을 계속 생산하여 판매할 경우 피신청인의 고소나 기타 법적 구제 조치를 받을 수 있다. 관련 기술 분야는 통신 분야이며, 관련 제품의 주기가 비교적 짧고, 기술 갱신이 비교적 빠르다(에릭슨이 미국 법원에 신청한 건). 금지명령 조치의 실행은 신청인 제품의 판매를 차단하고, 신청인의 시장 점유율에 되돌릴 수 없는 위축을 초래할 수 있으며, 그 이익이 메우기 어려운 손해를 입게 한다.
(3) 행위 보전조치를 취하지 아니하여 신청인에게 가해지는 손해가 행위 보전조치를 취하여 피신청인에게 가해지는 손해보다 더 큰지
이 사건에서 신청인의 경우 행위 보전조치를 취하지 않으면 불이익으로 인해 생산과 판매활동이 중단될 수 있다. 피신청인의 경우 신청인이 생산 · 판매한 제품에 대한 임시 금지명령이나 영구 금지명령 또는 행정구제를 금지하는 것은 특허권 행사에 제약이 따르지만 그 권리를 근본적으로 상실하지는 않는다. 이 사건에서 행위 보전조치를 취하지 않는 것은 신청인에게 미치는 영향이 큰 반면, 행위 보전조치를 취하는 것은 피신청인에게 미치는 영향이 상대적으로 적으므로 이익의 형평성 측면에서도 신청인의 행위 보전 신청을 지지하여야 한다.
(4) 행위 보전조치를 취하는 것이 사회공익과 국제민사소송 질서를 해치는지
국제민사소송 질서에 미치는 영향과 관련하여 우한시중급인민법원은 신청인과 피신청인 간의 표준필요특허 라이선스 요율에 관한 분쟁을 최초로 접수한 법원으로서 신청인이 자발적으로 우한시중급인민법원에 피신청인이 보유 또는 통제된 4G, 5G 표준필요특허의 신청인 통신제품에 대한 글로벌 라이선스 조건의 재결을 청구하는 경우에 행위 보전조치를 취하는 것이 이 사건 소송의 원활한 추진 및 재판 수행에 도움이 될 것이다.
(5) 신청인이 행위 보전 신청에 대하여 유효한 담보를 제공하였는지
신청인이 제공한 인민폐 5,000만 위안 규모의 예금보증은 이미 행위 보전조치를 취하여 피신청인에게 미칠 수 있는 예비 손실을 커버할 수 있다. 신청인은 피신청인이 행위 보전 재정을 준수하는 동안 계속 추가 보증을 원한다는 설명과 함께, 신청인은 피신청인이 입을 수 있는 손해에 대해 충분한 보증을 제공할 수 있는 선의를 가지고 있음을 나타내며, 또한 이 사건 소송을 통해 분쟁을 해결하려는 신청인의 진정한 의사를 나타낸다.
4. 시사점
2021년 중국 최고인민법원은 오포(OPPO) v 샤프(SHARP) 사건에서 중국 법원이 SEP에 관한 글로벌 허가 조건에 대해 관할권이 있음을 확인하였다. 이에 따라 앞으로 SEP소송에서 중국 법원을 관할법원으로 채택하는 중국기업 및 외국기업이 늘어날 것이다. 당사자가 중국 법원의 소송금지명령 제도를 잘 활용하면 SEP소송에서 최대한 이익을 얻을 것으로 기대된다.
SEP 소송에서 중국 법원에 ASI를 요청한다면, 중국에서 이미 ASI를 발부한 법원의 고려 사항(예를 들면 병행소송 접수시기의 선후, ASI 발부가 쌍방의 이익에 미치는 손해 상황)을 중점적으로 참고해야 하며, 이러한 중점 고려 사항에 대한 신청 서류를 준비해야 한다.
리우펑(LIU PENG, 刘蓬) · 축취영(Zhu Cui Ying, 祝翠瑛) 중국변호사
*리우펑 변호사는 베이징시잉커로펌 파트너이며, 중국 변리사이기도 하다. 축취영 변호사도 베이징시잉커로펌 파트너로, 현재 잉커로펌 한국지사 대표를 맡고 있다.
