[리걸타임즈 칼럼] 소프트웨어의 온라인 전송 보호 강화
[리걸타임즈 칼럼] 소프트웨어의 온라인 전송 보호 강화
  • 기사출고 2020.04.06 08:24
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CD나 USB 등 기록 매체에 담긴 소프트웨어를 구매하는 것은 이제 많은 사람들에게 기억 속에만 남아 있는 일이다. 그 대신 스마트폰이나 컴퓨터에 소프트웨어를 다운로드하여 사용하는 것이 우리의 일상이 되었다. 최근에는 소프트웨어의 다운로드조차 필요 없고 클라우드 서버에서 실행되는 소프트웨어를 바로 사용할 수 있게 하는 서비스도 적지 않다. 지난 2020. 3. 11.자로 시행된 개정 특허법은 이러한 추세에 발맞추어 특허발명을 구현한 소프트웨어의 기록 매체 유통만이 아니라 온라인 전송도 특허로 보호한다.

기존 특허법의 보호는 제한적

특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다. 달리 말하면, 제3자가 특허권자의 허락 없이 특허발명을 업으로서 실시하면 특허권을 침해하게 된다. 특허발명은 크게 물건발명과 방법발명으로 구분되는데, 물건발명인 경우 "그 물건을 생산 · 사용 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위"가 그 실시에 해당하고, 방법발명인 경우 기존에는 "그 방법을 사용하는 행위"만이 그 실시에 해당하였다.

◇왼쪽부터 양동현 변리사, 차경수 변호사
◇왼쪽부터 양동현 변리사, 차경수 변호사

소프트웨어의 경우에도 물건발명과 방법발명 두 가지 유형의 보호가 모두 가능하다. 소프트웨어 자체는 특허법상 "물건"에 해당하지 않지만, 소프트웨어가 구현된 장치나 소프트웨어가 저장된 기록매체는 특허법상 "물건"에 해당한다. 따라서 소프트웨어를 기록매체에 담아 유통하는 행위는 물건의 생산, 양도로서 특허권 침해에 해당될 수 있다. 반면 소프트웨어를 온라인으로 전송만 할 경우 물건발명이나 방법발명 어느 쪽의 실시에도 해당한다고 보기 어렵다는 문제가 있었다.

특허법은 위와 같은 실시에 따른 직접침해에 더하여 간접침해도 규정하고 있으나, 소프트웨어의 온라인 전송에는 간접침해의 적용도 쉽지 않다. 먼저 간접침해의 대상물이 되려면 특허발명에 대한 물건의 생산 또는 방법의 실시에만 사용되는 물건에 해당하여야 한다는 이른바 "전용성"의 요건을 만족하여야 한다. 소프트웨어의 경우 특허침해에 사용될 수 있는 부분이 다른 용도로도 사용될 수 있는 경우가 많아 간접침해를 주장하기가 쉽지 않다. 또한 전용성이 만족되더라도, 그 전용물을 "생산 · 사용 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위"만이 간접침해를 구성할 수 있는데, 온라인 전송이 양도 등에 해당할 수 있는지에 대해서도 논란이 있다.

해외에서의 다양한 특허 보호 방식

해외에서는 다양한 방식으로 소프트웨어의 온라인 전송을 특허로 보호해 왔다. 일본은 프로그램을 특허법상 물건으로, 프로그램의 전기통신회선을 통한 제공을 양도로 명문화했다. 미국의 경우 우리 간접침해보다 그 인정범위가 넓은 유도침해와 기여침해를 통해 이 문제를 일정 부분 해소하고 있다. 영국, 독일 및 프랑스는 방법의 사용만이 아니라 그 사용을 청약하는 행위도 특허발명의 실시에 포함하고 있다.

소프트웨어의 온라인 전송에 대한 특허법상 보호를 강화하려는 시도도 오랜 기간에 걸쳐 다양하게 이루어져 왔다. 2005년과 2011년에는 일본과 같이 프로그램을 물건으로, 프로그램의 전기통신회선을 통한 제공을 양도로 명문화하는 특허법 개정이 추진된 바 있고, 2014년에는 "프로그램"을 대상으로 하는 특허청구범위를 허용하는 심사기준 개정이 추진되기도 하였다. 간접침해의 적용범위를 넓히려는 시도도 있었다. 그러나 위와 같은 시도들은 저작권과의 저촉이나 소프트웨어 산업의 위축 우려로 인해 번번이 좌절되었다가 이번 개정법에 이르러 그 합의점을 찾아 결실을 이룬 것이다.

모르고 온라인 전송…특허침해 아니야

이번 개정법은 특허발명이 구현된 소프트웨어의 온라인 전송도 특허발명의 실시에 해당하도록, 방법발명의 실시에 "그 방법의 사용을 청약하는 행위"를 추가한 것이다(특허법 제2조 제3호 나목 개정). 이로 인한 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위해, 개정법은 특허권의 효력이 "특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서" 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미치도록 하였다(특허법 제94조 제2항 신설). 예를 들어 특허침해임을 모르고 소프트웨어의 온라인 전송을 계속하다가 특허권자의 경고를 받고 바로 중단한다면 그때까지의 행위에 대해 특허침해자로서의 책임을 지지 않는다.

이와 같은 개정은 영국 특허법 제60조(1)(b)에 방법발명(process)의 침해로 규정된 "offers it for use"을 참조한 것으로서, 영국 특허법에서도 침해임을 알 것이 요구된다. 다만, 영국에서 "offers it for use"를 실제 침해 판단에 적용한 판결례는 매우 적은 것으로 보이고, 소프트웨어와 관련하여서는 컴퓨터 프로그램의 제공이 "offers it for use"에 해당할 수도 있다는 취지로 설시한 하급심 판결이 있을 뿐이다.

그럼에도 불구하고, 방법발명이 구현된 소프트웨어의 온라인 전송이 그 방법의 사용을 청약하는 행위에 해당한다는 것은 이번 개정법의 입법과정과 개정이유 등에 명백히 드러나 있어 이론의 여지가 없어 보인다. 다만, 구체적으로 어떤 형태의 온라인 전송까지 방법의 사용을 청약하는 행위에 해당한다고 볼지는 향후 법원의 판단을 면밀히 지켜볼 필요가 있다.

특히 특허법상 청약은 계약법상 청약(그에 대응하는 상대방의 승낙과 결합하여 일정한 내용의 계약을 성립시킬 것을 목적으로 하는 확정적인 의사표시)보다 넓은 의미로 해석되어 특허발명이 구현된 제품을 홈페이지에 게시하거나 카탈로그에 게재하는 행위도 양도의 청약으로 보고 있으므로, 방법의 사용을 청약하는 행위의 범위는 상당히 넓을 수 있다. 입법과정에서는 단순히 소프트웨어를 상대방에게 전송하는 행위 외에도 "온라인 플랫폼에 방법발명이 구현된 프로그램이나 데이터를 업로드하는 행위", "클라우딩컴퓨팅을 이용하여 일방이 클라우드 서버에 프로그램을 업로드하고, 타방이 이를 다운로드하거나 이를 다운로드함이 없이 프로그램을 사용할 수 있도록 하는 행위", "프로그램특허의 내용이 포함된 카탈로그나 책자 등을 문서 또는 전자파일로 배포하는 행위" 등도 방법의 사용을 청약하는 행위에 해당할 수 있다는 연구결과가 제시되기도 하였다.

계약법상 청약보다 넓은 의미

한편 특허발명이 구현된 소프트웨어를 기록 매체에 담아 양도하는 경우에도, 기존에는 물건발명(매체)의 실시에만 해당할 수 있었으나, 이제는 온라인 전송과 마찬가지로 방법의 사용의 청약으로서 방법발명의 실시에도 해당할 가능성이 높아 보인다.

이번 개정법에 따라, 온라인 전송이 가능한 소프트웨어에 대한 특허를 출원할 때에는 물건발명 형태(장치, 매체 청구항)만이 아니라 방법발명 형태(방법 청구항)로도 청구범위를 작성하여 온라인 전송에 대한 보호를 놓치지 않는 것이 중요해졌다. 다만, 여전히 프로그램 자체는 특허법상 물건이 아니고 특허의 대상도 아니라는 점은 유의할 필요가 있다.

또 소프트웨어의 온라인 전송에 의한 특허침해의 인식을 입증하기 위해, 특허권자가 특허 전문 변호사나 변리사의 감정 의견을 받은 후 이에 기반하여 제소 전에 상대방에게 경고장을 발송하는 경우가 많아질 것으로 보인다. 이 경우 경고장을 받은 상대방 측에서도 다른 특허 전문 변호사나 변리사의 도움을 받아 비침해 의견을 받아 회신하는 경우도 함께 많아질 것으로 보인다.

양동현 변리사 · 차경수 변호사(김앤장 법률사무소, dhyang@kimchang.com )