[지재] "변호사 아니어도 지정서비스업 '변호사업'으로 해 서비스표 등록 가능"
[지재] "변호사 아니어도 지정서비스업 '변호사업'으로 해 서비스표 등록 가능"
  • 기사출고 2020.03.22 18:53
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[특허법원] "사용의사 없다고 단정 어려워"

변호사가 아닌 사람이 지정서비스업을 '변호사업'으로 정해 상표를 등록했더라도 출원인에게 상표 사용의사가 없다고 단정할 것은 아니라는 판결이 나왔다. 상표 등록이 유효하다는 취지다.

특허법원 제4부(재판장 윤성식 부장판사)는 2월 21일 A씨가 "지정서비스업을 '변호사업'으로 해 등록한 서비스표 '히포크라'를 유효하다고 판단한 특허심판원의 심결을 취소하라"며 출원인 김 모씨로부터 이 서비스표를 이전받은 B씨를 상대로 낸 소송(2019허6600)에서 이같이 판시, A씨의 청구를 기각했다.

김씨는 2010년 8월 지정서비스업을 '변호사업'으로 하여 '히포크라' 서비스표를 출원하여 2012년 3월 등록받은 후 2018년 11월 B씨에게 이 서비스표권을 이전했다. A씨는 2019년 4월 B씨를 상대로 "등록서비스표의 출원인은 출원 당시 변호사 자격이 없었을 뿐만 아니라 등록서비스표를 B씨에게 양도할 당시까지도 변호사 자격을 취득하지 못하였던바 상표를 사용하려는 의사가 없어 등록서비스표는 무효"라며 특허심판원에 등록무효심판을 청구했으나 기각되자 소송을 냈다.

재판부는 "상표법은 사용주의가 아닌 등록주의를 채택하고 있으므로, 서비스표권은 등록에 의하여 발생하고, 실제로 이를 사용한 사실이 있는지 여부는 서비스표권 발생의 요건이 아니어서, 국내에서 서비스표를 현재 '사용하는 자'는 물론이고 장차 '사용하고자 하는 자'도 자기의 서비스표를 등록받을 수 있다(3조 본문)"고 전제하고, "서비스표 등록을 받고자 하는 자는 적어도 '사용하고자 하는' 의사는 있어야만 하고, 사용하고자 하는 의사가 없이 등록된 서비스표는 구 상표법 2조에서 말하는 표장에 해당하지 아니하여 구 상표법 23조 1항 4호에 따라 이를 등록받을 수 없고, 등록받았다고 하더라도 구 상표법 71조 1항 1호에 따라 무효라고 해석하여야 한다"고 밝혔다. 이어 "그런데 상표나 서비스표에 대한 사용의사는 상표나 서비스표 출원인의 주관적, 내면적인 의사에 해당하므로 외형적으로 드러나는 사정에 의하여 객관적으로 결정하여야 함이 마땅하고, 이를 지나치게 엄격하게 요구하면 등록주의의 근간을 손상시킬 수 있다는 점을 고려하여야 한다"며 "구 상표법 9조는 상표등록출원서에 상표 사용의사에 관하여 이를 기재하거나 입증하는 서면을 첨부하도록 요구하고 있지 않은 점, 구 상표법 30조는 '심사관은 상표등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 상표등록결정을 하여야 한다'라고 규정하고 있는 점, 구 상표법 73조 1항 3호가 '상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우'를 등록취소사유로 규정하고 구 상표법 제73조 제6항에서 이해관계인이 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 하여 상표등록 후 상표의 사용을 간접적으로 강제하고 있는 외에는 구 상표법이 상표등록 이후의 상표 불사용에 대하여 상표등록을 무효로 하는 별도의 규정을 두고 있지 아니한 점 등에 비추어 보면, '현재 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니라는 점' 및 '장차 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하고자 하는 표장이 아니라는 점'은 섣불리 추정되어서는 아니 되고, 객관적인 증거에 기반하여 엄격하고 신중하게 인정되어야 함이 마땅하다"고 밝혔다.

재판부는 "이 사건 등록서비스표의 출원인이 등록서비스표를 출원할 당시는 물론 피고에게 이전할 당시까지도 변호사 자격을 갖추지 않은 사실이 인정되기는 하나, 출원인이 '변호사업'에 필요한 자격을 취득하는 데에 어떠한 금지나 제한이 있었다고 볼 수 없는 점, 출원인이 변호사 자격이 없다는 사정만으로 오로지 타인으로부터 상표 사용료나 양도 대가 등을 목적으로 자신의 본래의 업무와 아무런 관계도 없는 상표나 서비스표를 수집 · 등록하는 이른바 상표브로커임을 추단하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 객관적 증거가 없는 점, 더욱이 이 사건은 상표 사용의사에 관한 3조 본문을 등록거절 또는 무효사유로 삼지 않는 구 상표법이 적용되던 사안이므로 상표 사용의사 부존재로 등록무효사유를 삼음에 있어서는 더욱더 엄격하고 신중하게 판단하여야 함이 타당한 점 등을 종합하면, 위와 같은 인정 사실만으로는 이 사건 등록서비스표가 변호사업과 관련하여 등록서비스표의 출원인이 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장이 아니라거나, 장차 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하고자 하는 표장이 아니라고 쉽사리 추단할 수 없다"며 "등록서비스표는 구 상표법 23조 1항 4호, 71조 1항 1호에 해당하지 않는다"고 판시했다. 이 사건 서비스표는 유효하다는 것이다.

리걸타임즈 김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr)


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