"Must, Never 같은 용어 쓰지 마세요"
"Must, Never 같은 용어 쓰지 마세요"
  • 기사출고 2006.07.11 08:29
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美 특허전문 변호사 특허출원 5계명 제시
"Must, Never 같은 극단적인 용어는 가급적 쓰지 마세요."

미국의 유명한 특허전문 변호사가 미국에 특허를 출원할 때 주의해야 할 5계명을 소개해 관심을 끌고 있다.

특허로펌인 '모건 앤 피내건(Morgan & Finnegan)'의 리차드 스트라스만(Richard Straussman) 변호사는 6일 KOTRA(사장 洪基和)에서 개최된 '전략적 특허 활용방안 설명회'에서 "한국과 미국은 특허의 허용범위가 달라서 예상치 못한 불이익을 당할 수 있다"며, "한국에서 출원된 특허를 기준으로 미국에 출원할 경우 각별한 주의가 요구된다"고 우리 기업들에게 당부했다.

그는 이어 "특허 출원때 사용을 지양해야 할 용어가 있다"고 지적하고, Critical, Must, Necessary, Always, Never 등의 용어를 예로 들었다.

극단적인 용어의 사용이 나중에 특허청구의 범위를 제한시키는 요소가 될 수 있기 때문이란다.

그에 따르면 특허청구의 범위를 좁히는 용어도 쓰지 않는게 좋다.

이러한 용어를 써 특허 청구의 범위가 좁아지게 됐을 경우, 사후에 경쟁자들이 자신의 특허를 손쉽게 회피할 수 있기 때문이다.

예컨대 'Preferred embodiment'라고 명시하게 되면 'Preferred'라고 표현되지 않은 실례들에 관해 분쟁이 발생할 경우 권리 주장에 제한을 받을 수 있다는 것이다.

'The invention is…/isn’t…'등과 같은 문장도 가급적 피해야 할 표현.

청구의 범위가 이 문장에 들어있는 내용으로 국한돼 사후에 청구 범위가 좁아질 수 있기 때문이다.

스트라스만 변호사는 "미국의 경우 미국 국내외의 어떠한 발명에 대해서건 처음 공개된 날로부터 1년이 지날 경우 특허를 출원할 수 없다"며, "한국에서 특허를 출원한 후 반드시 1년 이내에 미국 특허를 출원해야 한다"고 주의를 요망했다.

또 "디자인 특허를 낼 때는 사진 대신 반드시 도면(drawing)을 사용해야 하며, 도면은 너무 세부적으로 작성하지 않아야 한다"고 조언했다.

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