조단체육 vs 마이클 조단 사건
[김종길 변호사]
2013-01-13 이은재
신발 브랜드 6위
2011년 11월 25일 조단체육은 중국증권감독관리위원회의 발행심의위원회로부터 상장승인을 받아냈다. 조단체육이 상해거래소에 상장하면 중국 국내 A주시장에 상장되는 최초의 스포츠용품 기업이 된다. 리닝, 안타 등 중국의 스포츠용품 브랜드는 모두 홍콩에 상장했다. 조단체육이 해외상장을 포기하고 국내상장을 추진한 것은 '조단' 상표에 대해 나이키와 마이클 조단이 이의를 제기할 수 있다는 우려 때문이라고 본다.
'상표, 상호 리스크' 언급
조단체육이 2011년 11월 21일 공개한 주식모집설명서를 보면, '특별히 주의해야할 리스크 요소' 항목의 첫번째로 '상표 및 상호 리스크'를 언급하고 있다.
"발행인(조단체육)의 상호 및 주요 제품상표인 '喬丹'은 미국의 전 프로농구선수 Michael Jordan의 중문 번역명인 '邁克爾. 喬丹'과 동일하다. 현재 발행인과 마이클 조단은 아무런 비즈니스 협력관계가 존재하지 않고, 또한 마이클 조단의 이미지를 이용하여 기업이나 제품을 선전한 바 없다" "발행인은 기업명칭에 대하여 상호권을 보유하고 있고, 등록상표에 대하여 전용권을 향유하고 있다. 이 권리는 모두 중국 법률의 보호를 받는다. 발행인의 상호와 등록상표는 모두 Michael Jordan의 성명권 혹은 기타 권리를 침해하지 않았고, 발행인이 2000년 6월 28일 성립된 이래 지금까지 Machael Jordan은 발행인의 상호나 '喬丹' 등록상표에 대하여 아무런 권리나 주장을 제기한 바 없고, 발행인과 Michael Jordan간에 분쟁이나 잠재적 분쟁이 존재하지 않는다"는 대목이 그것이다.
그리고 친절하게도 "비록 위에서 말한 바와 같지만, 아마도 일부 소비자들에겐 발행인과 그 제품을 마이클 조단과 연결시켜 오해와 혼동이 초래될 수 있다. 이에 특별히 투자자들의 주의를 요망한다"고 덧붙였다. 그러나 설명서의 164, 168쪽을 보면 조단체육이 마이클 조단의 두 아들의 중문 번역명칭인 '杰弗里. 喬丹'과 '馬庫斯. 喬丹'이라는 상표를 등록하였고, 마이클 조단의 등번호인 '23'까지도 상표로 등록했다. 우연이라고 우기기에는 의도가 너무나 적나라하다.
한 소비자도 제소
조단체육은 해외상장을 포기하고 국내상장을 추진했지만 우려가 현실화되었다. 2012년 1월에는 한 소비자가 베이징시법원에 조단체육이 해외 유명인사의 이름인 '조단'을 상표등록하고, 소비자들에게 자신의 상품이 마이클 조단과 아무런 관련이 없다는 것을 밝히지 아니하여, 소비자를 오인시키고 기망했다는 이유로 제소했다. 그리고 조단체육이 상해거래소에 상장하기 직전인 2012년 2월 23일에는 드디어 마이클 조단이 직접 나섰다. 그는 인터넷상의 동영상을 통해 "한 중국의 스포츠기업이 나의 수권을 받지 않은 상황하에서, 나의 중문이름을 가지고 중국에서 사업을 전개했다. 나의 이미지가 이렇게 침해되는 것을 보고 견디기 힘들었다. 나는 다른 선택의 여지가 없으며, 유일한 방법은 법정에 호소하는 것이다"라고 말했다.
소송 제기는 조단체육에 치명적인 상처를 입혔다. 조단체육의 주식모집설명서에 따르면, 총주식의 20%에 상당하는 1억 1250만주를 발행하여 10.6억위안을 모집할 예정이었다. 조단체육과 같은 회사는 브랜드가 가장 핵심자산인데, 그 핵심자산에 대하여 마이클 조단이 성명권소송을 제기하였으므로 조단체육의 생산경영상 중대사건이 발생한 것이다. 중국증감회의 규정에 따르면, 심사통과 이후 중대소송이 제기되면 발행심사위원회에서 다시 심사받아야 하고, 상해거래소도 독립하여 심사를 진행하여 상장신청을 거부할 수 있다. 또한 상장심사를 통과한 후 6개월내 즉, 2012년 5월 25일까지 상장하지 않으면 상장승인은 실효된다.
6월내 상장 안 하면 실효
알려진 바에 따르면, 조단체육은 상장을 준비하기 위하여 2008년부터 조단브랜드 점포를 대거 확장하여 매출액도 2008년부터 2010년까지 11.35억위안, 22.79억위안, 29.12억위안으로 급성장했지만, 이와 동시에 미수금도 0.41억위안, 3.4억위안, 3.85억위안으로 늘어났다. 2011년 6월말에는 미수금이 5.84억위안까지 늘어나서 전체 매출액에서 차지하는 비중이 34.3%까지 차지하게 되었다. 조단체육이 상장을 통해서 자금을 조달하지 못한다면 경영에 심각한 문제가 발생할 것이라는 점은 명약관화하다.
상장을 위해서는 마이클 조단과의 분쟁이 하루빨리 끝나야 한다. 그러나 상하이법원은 사건접수 후 9개월이 지나도록 아무런 조치를 취하지 않고 있다. 그래서 조단체육은 반소를 내겠다고까지 말한 것이다. 조단체육이 반소를 낸다면 그것은 권리침해부존재확인소송이 될 것이다. 2008년 4월 1일부터 시행되는 의 제152호 청구원인이 바로 권리침해부존재확인소송이다. 최고인민법원은 이 유형의 분쟁을 다음과 같이 정의하고 있다
"이익이 특정 지적재산권의 영향을 받는 행위인이 당해 지적재산권 권리자를 피고로 제기하면서, 그 행위가 당해 지적재산권을 침해하지 않았음을 확인하는 소송이다."
조단 광고모델로 쓴 나이키
1983년 나이키는 당시 아직 신인이던 마이클 조단과 계약을 체결하고, 그 후 'Air Jordan'(중문명 飛人喬丹) 브랜드의 농구화를 출시했다. 나이키는 조단을 광고모델로 썼다. 1985년의 Air Jordan 농구화 매출액은 1.3억달러. 몇 년 후 나이키는 세계스포츠용품업계의 랭킹 1위에 올랐다. 나이키와 조단의 합작은 스포츠 브랜드와 스포츠 스타의 가장 완벽한 결합으로 불린다.
1991년 나이키는 중국상표국에 영문 'Michael Jordan' 상표를 등록했다. 그러나 중문명칭은 상표등록하지 않았다. 시간이 흐른 후 2008년이 되어서야 마이클 조단의 중국명칭인 '邁克爾. 喬丹'을 상표신청하지만, '喬丹'이라는 선등록상표로 인하여 기각되고 말았다.
2002년 나이키는 2번에 걸쳐 조단체육이 신청한 모두 8개의 문자, 도형상표에 대하여 국가공상행정총국의 상표국에 이의를 제기했다. 나이키의 주장은 주로 두 가지였다.
첫째, 마이클 조단은 누구나 알고 있으므로, 'Michael Jordan'은 주지저명상표이고, '喬丹'은 바로 'Jordan'의 중문번역명칭이다. 제23조의 "동일 유사한 상품에 신청한 상표가 중국에 아직 등록하지 않은 주지저명상표를 복제, 모방 혹은 번역하여 혼동하기 쉬운 경우에는 등록을 불허하고 사용을 금지한다. 동일 유사하지 아니한 상품에 신청한 상표가 중국에 아직 등록하지 않은 주지저명상표를 복제, 모방 혹은 번역하여 공중을 오인시키고 이로 인하여 저명상표등록인의 이익에 손해를 가할 우려가 있는 경우에는 등록을 불허하고 사용을 금지한다"는 규정을 근거로 제시했다. 둘째, 조단체육의 도안상표는 나이키의 'Air Jordan'의 도형과 유사하다는 것이다. 제18조의 "등록신청한 상표가 동일 유사상품에 이미 타인이 등록한 상표 혹은 초보심사를 거친 상표와 동일 유사한 경우 상표국은 신청을 기각하고 공고를 불허한다"는 규정을 근거로 제시했다.
나이키 이의 기각
나이키가 제기한 이의에 대하여 상표국은 이를 기각했다. 나이키는 국가공상행정총국의 상표평심위원회에 그중 7건에 대하여 재심을 신청했지만 역시 기각당했다. 첫째, 나이키회사는 상표등록전에 'Michael Jordan' 상표가 이미 의류 등 상품에서 중국에서 널리 알려진 주지저명상표라는 것을 증명하지 못했다. 둘째, 농구선수 마이클 조단은 농구분야에서 일정한 지명도를 지니고 있을 뿐이고 '조단'은 영미의 보통 성씨이다. 농구 이외의 분야에서 '조단'은 운동선수 마이클조단과 유일한 대응관계에 있지 않다. 운동선수의 지명도가 'Michael Jordan' 상표의 의류, 신발, 모자 등 상품에서의 지명도와 같다고 볼 수 없다. 셋째, 조단체육의 도형상표는 나이키회사에서 등록한 'Air Jordan'의 도형상표와 유사하지 않다(나이키의 도형은 마이클 조단이 공중을 날며 덩크슛을 하는 모습이고, 조단체육의 도형은 농구선수가 농구공을 가지고 있는 모습이다). 나이키는 이에 대하여 행정소송까지 제기하지는 않았다.
중국 법률에서 인격권은 단지 민사권리의 인격권일 뿐이고, 인격권에는 정신이익만 인정하지 재산이익을 인정하지 않고 있다. 그러므로 저명인물의 성명에 존재하는 재산이익을 보호받을 법적근거를 주장하기 어려웠다. 게다가 나이키는 마이클 조단이라는 성명권의 권리자가 아니다. 성명권의 침해를 이유로 조단체육이 '조단'이라는 이름을 사용하는데 대하여 이의를 제기할 수 없었다. 그러다보니 나이키는 '조단' 상표를 둘러싼 중국내에서의 법적분쟁에서 연전연패했다. 마이클 조단이 직접 나서서 성명권침해를 주장한 배경에는 이런 사정이 있었다.
그렇다면 조단체육이 마이클 조단의 성명권을 침해한 것으로 볼 수 있을까? 여기에는 몇 가지 이슈가 있다.
외국인 성명권도 보호
첫째, 우선 검토해야 할 것은 외국인의 성명권이 중국법상 보호를 받을 수 있느냐이다. 제99조는 "공민은 성명권을 향유하고, 타인이 도용, 사칭하는 것을 금지시킬 권리가 있다"고 규정하고, 동법 제8조에서는 "본법의 공민에 관한 규정은 중화인민공화국영역내의 외국인, 무국적인에게 적용한다. 법률에 별도의 규정이 있는 경우는 제외한다"고 규정한다. 이 규정의 '중화인민공화국영역내의 외국인'이라는 문구의 해석에 대하여는 중국 내에 있는 외국인만 보호대상이 되고 중국 외에 있는 외국인은 보호대상이 아니라는 견해와 외국인에 대하여 중국내에서 중국인과 마찬가지로 권리를 향유한다는 국민대우원칙을 천명한 것으로 보는 견해가 나뉘고 있으나, 대체적으로 외국인의 성명권도 보호된다고 보고 있다.
다음으로 타인의 성명권 침해여부는 어떤 기준으로 판단해야 하는가이다. 조단사건에서 조단체육이 사용한 '喬丹' 상표가 마이클 조단의 성명권을 침해하였는지 여부는 중국의 '喬丹'이라는 두 글자가 농구스타 마이클 조단과 대응관계를 형성하는지 여부에 달렸다고 할 것이다. 비록 '조단'은 미국인에게 흔한 성명이지만, 만일 조단체육이 '喬丹' 상표를 등록할 때, 중국 일반인들에게 '喬丹'은 이미 농구스타 마이클 조단과 대응관계가 형성되어 '喬丹'이라고 하면 모두 농구스타인 조단을 가리키는 것으로 인식된다면 조단체육의 상표등록행위는 주관적인 악의를 지닌 것이고, 그가 '喬丹' 상표를 사용하는 행위는 마이클 조단의 성명권에 대한 침해로 구성될 것이다. 중국의 상표국과 상표평심위원회는 모두 '조단'은 영미의 보통성씨이고, 농구분야 이외에서는 조단이라고 하는 경우 마이클 조단과 유일한 대응관계가 형성되지 않는다고 판단했다.
등록상표권 대 성명권
셋째, 성명권 침해시의 구제조치에는 어떤 것들이 있을까? 제120조에 따르면, "공민의 성명권이 침해받은 경우, 침해정지, 명예회복, 영향제거, 사죄를 요구할 권리가 있고, 손해배상을 청구할 수 있다." 그런데 본건의 경우 조단체육이 등록상표권을 보유하고 있고, 마이클 조단이 성명권을 보유하고 있다. 이 양자가 충돌하는 경우에 어떻게 해결할 것인가? 제31조는 "상표등록신청은 타인의 기존 선행권리를 해할 수 없다"고 규정하고 있다. 만일, 법원이 조단체육의 '喬丹' 상표가 마이클조단의 성명권(선행권리)을 침해하였다고 인정한다면, 마이클 조단은 이 민사판결을 근거로 '喬丹' 등록상표의 취소를 청구할 수 있을 것이다. 그러나 제41조는 "이미 등록한 상표가 본법 제31조의 규정에 위반하면 상표등록일로부터 5년 내에 상표소유자 혹은 이해관계자는 상표평심위에 당해 등록상표의 취소를 청구할 수 있다. 악의로 등록한 경우, 주지저명상표의 소유자는 5년의 제한을 받지 아니한다"고 규정하고 있다.
등록 후 5년 지나
확실히 '喬丹' 상표는 등록된지 이미 5년이 지났다. 마이클 조단이 조단체육의 등록상표가 고의로 마이클 조단의 성명을 도용한 것이라 하더라도, 마이클 조단이 주지저명상표라는 것을 입증하지 아니하는 한, 이미 기간도과로 '喬丹' 상표를 취소시킬 수 없다. 그리고 상표국과 상표평심위는 마이클 조단이 저명한 인물이기는 하지만, 조단이 중국내에서 주지저명상표는 아니라고 판단했다. 또 최고인민법원의 현재 경제형세하의 지적재산권재판서비스대국의 약간문제에 관한 의견 제9조는 다음과 같이 규정하고 있다.
"등록상표의 사용기간이 비교적 길고, 이미 높은 시장의 명성을 건립하고 자신의 관련 소비자대중을 형성한 상표는 가볍게 취소하여서는 아니되고, 법에 따라 선행권리를 보호하는 동시에, 관련소비자가 객관적으로 관련상표를 구분하는 시장의 현실을 존중해야 한다. 상표법의 선행권리보호와 시장질서유지를 조화시키는 입법정신을 받들어 이미 형성되고 안정된 시장질서를 보호하는데 중점을 두어야 하고, 당사자들이 상표분쟁제도를 빌어 부당하게 투기하거나 이익을 탈취하려는 것을 막아야 하고, 이미 등록된 상표를 취소시켜 기업의 정상적인 운영에 중대한 곤란이 조성되도록 하여서는 아니된다."
취소 아주 어려워
'喬丹' 상표는 이미 중국에서 십여년간 사용되어 왔고, '喬丹'의 도형과 문자상표는 각각 2005년과 2009년에 상표국에 의하여 '중국저명상표'로 인정되었다. 조단체육은 이미 상당한 실력을 갖춘 스포츠용품회사이고, 국내 상장까지 준비하고 있어, 이 상표를 중국에서 취소하기는 아주 어려울 것이다.
만일 상표취소절차가 불가능하다면, 성명권침해를 이유로 사용정지시킬 수 있을까? 위의 의견 제9조에 따르면, "타인의 저작권, 기업명칭권 등 우선적 재산권리와 충돌되는 등록상표가 상표법에 규정한 분쟁기간이 도과하여 취소할 수 없는 경우, 우선권리자는 여전히 소송시효 기간내에 권리침해에 대한 민사소송을 제기할 수 있다. 다만, 인민법원이 당해 등록상표의 사용을 정지하는 민사책임을 판결할 수 없다."
이 의견의 내용도 음미할 만하다. '우선적 재산권리와 충돌되는 경우'라고 표현하여 '우선적 인신권리(즉 성명권)와 충돌되는 경우'에는 위의 조항이 적용되지 않는 것으로 해석될 여지를 남겼다. 최고인민법원도 부정경쟁행위사건에서 기존 상호권과 충돌된 등록상표에 대하여 사용정지를 판결할 수 있다고 한 바 있다.
'장쉐여우' '귀징징' 상표 취소
그 외에 제10조는 "사회주의 도덕기풍 혹은 기타 불량한 영향이 있는 표지는 상표로 사용할 수 없다"고 규정하고 있고, 제41조는 "이미 등록된 상표가 본법 제10조의 규정에 위반한 경우, 상표국이 그 등록상표를 취소한다. 그 단위 혹은 개인은 상표평심위에 당해 등록상표의 취소를 결정하도록 청구할 수 있다"고 규정한다. 그렇다면 저명인사의 성명을 사용하는 것을 위에서 말한 '불량한 영향'이 있는 것으로 볼 수 있을 것인가? 상표평심위는 중국의 한 기업의 창업자가 홍콩의 유명한 연예인인 '장쉐여우(張學友)'와 동명이인인데, 그는 '장쉐여우의 이름과 도면'을 상표등록했다. 홍콩연예인 장쉐여우가 이에 이의를 제기하여 발생한 상표분쟁사건에서 "분쟁상표문자는 홍콩연예인 장쉐여우와 동일하고, 그는 이미 일정한 사회적 지명도를 보유하고 그의 성명은 공중에 널리 알려져 있으며, 분쟁상표가 사용하려는 상품은 홍콩연예인 장쉐여우가 종사하는 연예사업과 밀접한 관련이 있으므로 실제사용과정에서 소비자들은 손쉽게 피신청인의 상품과 홍콩연예인 장쉐여우를 연상하여 제품원에 대하여 오인할 수 있으므로, 개인명예에 불량한 영향을 조성할 수 있다. 그러므로 피신청인의 권리행사는 이미 합법의 한계를 넘어서서 많은 소비자들과 홍콩연예인 장쉐여우의 합법적인 권익을 침해하였다. 그러므로…분쟁상표는 모두 취소한다"고 판결한 바 있다. 그외에 중국의 다이빙선수인 궈징징의 이름을 쓴 상표에 대하여도 북경시고급인민법원은 동일하게 '불량한 영향'을 초래한다고 판결한 바 있다.
그러므로 마이클 조단이 만일 성명권소송에서 승소한다면, 상표취소소송절차를 통하여 '喬丹' 상표를 취소시킬 수는 없겠지만, 상표법 제10조의 '불량한 영향'을 조성하는 것을 이유로 하여 '喬丹' 상표의 사용을 정지시킬 여지는 남아 있다고 할 것이다.
신발도시의 메카 진장
진장은 인구 200만의 푸젠성에서 그다지 크지 않은 도시이지만, 중국내에서 유명신발제조기업들이 모두 모여있는 신발도시이고 상장기업이 가장 많은 도시이기도 하다. 2012년 5월말까지 한국거래소에 상장된 4개 기업을 포함하여 국내외에 상장된 기업이 모두 39개인데, 그중 12개가 신발제조기업이다. 안타, 피크, 터부, 361도, 홍싱얼커(鴻星爾克)등 리닝을 제외한 거의 모든 중국내 주요 신발브랜드가 소재하고 있을 뿐아니라, '코비', '마라도나' 등의 브랜드도 있다. 나이키(耐克)의 유사브랜드인 '克'자 돌림의 피크, 메이크(美克), 베크(別克, 361도의 전신), 페이크(飛克)등도 있고, 안타가 대표적 신발기업으로 자리잡자, 그 유사브랜드인 '캉타' '베이타' '뤼타' '나이타' '즈타' '신타' '원타' 등 유사브랜드도 속출했다.
'別克' 버리고 '361도' 사용
조단체육과 같이 푸젠성 진장에 소재한 '361도'의 행보는 조단체육과 대비된다. 361도의 종전 브랜드명은 미국 GM의 자동차브랜드 '뷰익'의 중문명칭인 '別克'였다. 그러나 '361도'는 기업규모가 성장하면서 타기업의 저명브랜드를 사용하는데 따른 리스크를 깨닫고 2004년 브랜드명칭을 '361도'로 바꾸었으며, 지금은 꾸준한 노력끝에 신규브랜드를 안착시키고 홍콩상장까지 했다. 그러나 동일한 문제를 안고 있던 조단체육은 361도와는 정반대의 길을 걸어 100여개에 달하는 조단 관련 상표를 방어적으로 등록하며 조단상표에 대한 방어막을 쳤다. 중국의 어느 평론가는 "깍아지른 절벽에서는 손발을 모두 써서 올라가는 사람이 용사이지만, 평지에 도착해서도 여전히 네발을 쓴다면 그것은 개이다"라고 말한 바 있다.
이제 조단체육이 선택할 수 있는 길은 두 가지이다. 하나는 '바꾸기'다. '喬丹' 상표를 버리고 신규상표를 론칭하는 것이다. 다른 하나는 '버티기'로, 마이클 조단과의 소송을 계속하는 것이다. 전자는 그동안 너무나 많은 투입을 하여 바꾸는데 비용이 많이 들 뿐아니라 성공한다는 보장이 없고, 후자는 조단체육이 마이클 조단과 아무런 관련이 없는 짝퉁브랜드라는 이미지만 강화시킬 것이다. 어느 쪽을 선택하든 조단체육으로서는 어려운 일일 것이다. 이는 자신의 '원죄' 때문이다.
김종길 변호사(중국 글로벌로펌 한국팀장, jonggil.kim@globallawoffice.com.cn)
◇김종길 변호사는 서울대 법대와 북경대 법대(LL.M)를 졸업한 중국법 전문가로, 중국 글로벌로펌의 한국업무부를 이끌고 있다. 제27회 사법시험에 합격, 21년간 법무법인 태평양에서 변호사로 활동했으며, 태평양의 북경사무소장을 역임했다. 김 변호사는 글로벌로펌에서 지용천, 김승봉 중국변호사 등과 함께 한국 기업의 중국 진출은 물론 중국 내 법인 운영과정에서 발생하는 여러 법률문제에 대해 자문을 제공하고 있다.
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