특허법원 제2부(재판장 이제정 부장판사)는 10월 2일 견과류 제조업체인 머거본이 자사의 표장이 '허니버터아몬드' 등록상표의 권리범위에 속한다고 판정한 특허심판원의 심결을 취소하라며 이 상표를 등록한 같은 견과류 제조업체인 길림양행을 상대로 낸 소송(2019허2868)에서 이같이 판시하고, 머거본의 청구를 기각했다. 서영철 변호사가 머거본을, 길림양행은 법무법인 양헌과 특허법인 아주가 대리했다.
머거본은 2018년 7월 특허심판원에 자사의 '허니버터아몬드' 표장이 길림양행이 등록한 '허니버터아몬드' 상표의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 길림양행을 상대로 소극적 권리범위확인심판을 청구했으나, 특허심판원이 '확인대상표장은 등록상표와 그 표장을 구성하는 모티브나 표장에서 느껴지는 지배적인 인상이 매우 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처의 오인 · 혼동을 일으킬 우려가 있고, 지정상품(사용상품)이 동일 · 유사하므로 등록상표의 권리범위에 속한다'는 이유로 심판 청구를 기각하자 소송을 냈다. 길림양행은 이에 앞서 2015년 3월 지정상품을 가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함) 등으로 하여 '허니버터아몬드', 'HONEY BUTTER ALMOND'라는 문자 부분과 의인화된 꿀벌과 버터, 아몬드 등의 도형 부분이 결합된 상표를 출원, 2015년 10월 등록을 받았다.
머거본은 "등록상표가 상품출처 표시가 아닌 포장지의 디자인으로 사용된 점 등에 비추어 등록상표는 식별력이 없거나 미약하다"는 등의 주장을 했다.
재판부는 "(피고의) 등록상표의 문자 부분 '허니버터아몬드', 'HONEY BUTTER ALMOND' 부분은 그 지정상품인 '가공된 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함), 구운 아몬드(벌꿀과 버터가 첨가된 것에 한함)' 등과 관련하여 '원재료' 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없다"고 하면서도, "등록상표의 하단 도형을 상세히 살펴보면, 버터 조각을 형상화한 미색의 육면체 도형들 위에 액체가 녹아내리는 듯한 진한 노란색의 구성 부분을 결합하여, 전체적으로 꿀이 버터와 함께 흘러내리는 것을 묘사하면서 그 아래에는 아몬드가 무더기로 쌓여 있는 부분이 결합되어 있으며, 그 위에는 꿀벌을 의인화한 캐릭터 3마리가 버터 조각 위에서 만세를 부르거나 버터 조각을 들고 날아가거나 꿀단지 상단에서 꿀이 묻은 도구를 들고 있는 등의 모습을 묘사하고 있는데, 위와 같은 버터조각, 아몬드, 꿀벌의 표현 방법 및 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식이라고 보기는 어렵고, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정에 비추어 볼 때, 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없으므로, 등록상표의 위 하단 도형 부분은 자타상품의 식별력이 있다고 보아야 한다"고 밝혔다.
이어 "디자인과 상표는 배타적 · 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이고(2009후665 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다(2010다58261 판결 등 참조)"며 "그런데 피고는 등록상표를 상표로 사용할 의사를 가지고 상표등록 출원을 하였고 실제로 허니버터아몬드 제품의 포장지 전면에 등록상표를 표시하는 방식으로 사용하여 온 점, 등록상표 중 '허니버터아몬드' 문자 부분은 식별력이 없고, 도형 부분만이 지정상품과 관련하여 식별력이 있는 점, 다양한 연령층의 소비자들이 저렴한 가격 등의 이유로 높지 않은 주의력으로 제품을 고르는 과자, 스낵 등의 상품에는, 새로운 제품을 쉽게 이해할 수 있도록 초코파이, 새우깡, 허니버터아몬드 등의 식별력 없는 문자상표를 제품의 상표로 흔히 사용하고 있어, 포장 전면에 표시된 도형상표가 상품의 식별표지로서 주로 사용되고 있는 점, 수요자들 역시 과자, 스낵 등의 상품의 경우 포장 전면에 표시된 도형으로 제품의 출처를 식별하는 것이 일반적인 점 등을 고려할 때, 등록상표 중 도형 부분은 상표로서의 출처표시기능이 인정된다고 보아야 한다"고 밝혔다.
재판부는 "양 표장의 도형 부분은 꿀벌을 사실적으로 묘사한 것이 아니라 귀엽게 의인화한 캐릭터로 표현하고 있다는 점, 도형 부분의 중앙 상단에서 직육면체 모양의 꿀이 흘러내리는 버터조각을 들고 아래의 아몬드로 꿀과 버터 녹인 것을 떨어뜨리고 있는 가장 큰 꿀벌 캐릭터, 오른쪽 하단에 꿀단지가 위치해 있고 그 위에 꿀이 묻은 도구를 들고 있는 두 번째로 큰 꿀벌 캐릭터, 뒷부분에 연한 미색의 육면체 모양 버터가 상당량 쌓여 있으며 그 위에 꿀이 흘러내리고 있는 버터 더미 위에서 만세를 부르고 있는 가장 작은 크기의 꿀벌 캐릭터가 결합되어 전체적으로 하나의 스토리 또는 동화적 장면을 표현하고 있다는 점, 버터 조각 무더기 아래에 펜으로 질감을 표현한 아몬드가 쌓여있다는 점에서 모티브가 동일하고, 전체적인 구성과 거기서 주는 지배적 인상이 유사하다"고 지적하고, "등록상표와 (원고의) 확인대상표장은 일반 수요자의 직관적 인식을 기준으로 두 상표의 외관을 전체적, 이격적으로 관찰할 때 그 외관이 주는 지배적 인상이 유사하다"고 밝혔다.
재판부는 따라서 "두 표장은 그 외관이 주는 지배적인 인상이 유사하여 동일 · 유사한 상품에 다 같이 사용하는 경우 일반 수요자에게 그 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다고 할 것"이라며 "확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 (특허심판원의) 심결은 적법하다"고 판시했다.
리걸타임즈 김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr)
