"특허 확보하지 않아 수천만$ 투자유치 무산"
"특허 확보하지 않아 수천만$ 투자유치 무산"
  • 기사출고 2019.06.19 16:52
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율촌-서울바이오허브, 특허 전략 세미나 개최

스마트홈 기기 전문 스타트업인 네스트(NEST Labs)는 2014년 구글에 32억 달러(한화 약 3조 4000억원)에 인수되었는데, 300여건에 이르는 특허 포트폴리오가 구글의 인수 결정에 결정적인 기여를 한 것으로 알려져 있다. 한편 모바일 어플리케이션을 쉽게 개발할 수 있는 SW를 개발한 국내 모 벤처사는 2012년 구글로부터 수천만 달러의 투자를 유치하기 직전까지 갔으나, 관련 특허를 확보하지 않았다는 이유로 무산되고 말았다.

◇법무법인 율촌과 서울바이오허브가 6월 12일 공동으로 바이오스타트업을 대상으로 한 특허 전략 세미나를 개최했다. 율촌의 최정열 변호사가 인사말을 하고 있다.
◇법무법인 율촌과 서울바이오허브가 6월 12일 공동으로 바이오스타트업을 대상으로 한 특허 전략 세미나를 개최했다. 율촌의 최정열 변호사가 인사말을 하고 있다.

6월 12일 법무법인 율촌과 서울바이오허브가 공동주최한, 삼성동 파르나스타워의 바이오스타트업 특허 전략 세미나장. 율촌의 최정열 변호사는 "앞의 사례에서 알 수 있듯이 특허가 경쟁자를 견제하는 수단인 동시에 스타트업들이 투자를 유치하는 핵심적 요소로 부각되고 있다"고 특허의 중요성을 강조하고, "다만, 일부 기술의 경우 공개를 전제로 한 특허보다 비밀관리성을 전제로 한 영업비밀로 보호받는 것이 효과적일 수 있다"고 조언했다. 최 변호사는 또 "최근 대부분의 특허가 개인 발명이 아니라 기업의 직무발명의 형태로 이루어지므로 직무발명 제도에 대한 이해도 필수적"이라며 "이는 스타트업이 장래에 발생할 수 있는 종업원 등과의 보상금 분쟁을 예방하는데 중요한 역할을 할 수 있을 것"이라고 기대를 나타냈다. 그는 "최근 제약바이오산업의 최대 화두는 오픈이노베이션이고 오픈이노베이션은 제약바이오업계에서는 벤처기업 투자, 아웃소싱, 기술도입과 이전, 공동연구과 인수합병 등 다양한 형태로 나타나고 있다"며 "지난 수년간 오픈이노베이션을 통한 성과가 크다는 점에서 '공동개발'과 관련한 지식재산권 관련 실무상 쟁점을 심도 깊게 이해할 필요가 있다"고 다시 한 번 강조했다.

이날 세미나는 최정열 변호사의 인사말을 시작으로, 김철환 변호사가 '기술기반 스타트업의 특허와 영업비밀의 효과적인 관리 전략'에 대해 발표하고, 이어 황정훈 변호사의 '중소기업의 직무발명 관리 방안-최근 판례를 중심으로', 이승목 미국변호사와 윤경애 변리사가 발표한 '제약사와 바이오스타트업 간의 공동 개발 시 지식재산권 관련 실무상 쟁점', 김홍 변호사가 발표한 '성공적인 투자 유치를 위한 회사 관리 및 투자계약 체결 시 유의사항'의 순서로 발표와 토론이 진행되었다. 서울바이오허브는 바이오 ‧ 의료 창업지원 및 네트워크의 핵심거점으로, 율촌은 서울바이오허브의 협력기관으로 선정되어 바이오 분야의 스타트업들을 지원하고 있다.

김철환 변호사는 "기술 기반 스타트업의 경우, 여러 자산 중에서 기술이 가장 중요하므로, 좋은 기술을 개발하는 것 외에도 그 기술을 잘 이용하여 자금 융통 및 법적 보호를 받을 수 있도록 처음부터 효과적으로 유지, 관리하는 것이 매우 중요하다"고 역설하고, "가장 중요한 것은 기술을 특허 또는 영업비밀로서 효과적으로 잘 관리하는 것이고, 만일 이를 소홀히 하면 스타트업의 존립 자체가 어려워질 수 있다"고 주의를 환기했다. 이를 위해 특허와 영업비밀을 전략적으로 잘 선택하고, 그에 맞추어 미리 일정한 예산과 담당인력을 확보한 후, 그것을 통해 출원 및 등록관리, 비밀관리 등을 체계적으로 할 필요가 있다는 것이 김 변호사의 의견. 그는 또 "연구원들의 채용 및 퇴사에 따른 리스크를 방지하기 위해 미리 관련 체계를 구축해 놓을 필요가 있다"고 덧붙였다.

김 변호사는 특히 이날 발표에서 영업비밀에 대해 집중적으로 소개해 참석자들로부터 높은 호응을 받았다. 그에 따르면, 부정경쟁방지법상 영업비밀이란 '공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보'를 말한다. 그는 영업비밀의 비공지성과 관련, "영업비밀을 보유한 자 이외의 제3자가 해당 정보를 알고 있더라도, 그 제3자가 영업비밀 보유자에 대하여 비밀유지의무를 부담하고 있는 경우는 비공지성이 인정된다"며 "예컨대 NDA(비밀유지계약)에 의해 계약상 비밀유지의무를 부담하는 제3자, 신의칙상 비밀유지의무를 부담하는 제3자에게 제공된 자료는 비공지성이 인정된다"고 설명했다. 또 "시판되는 제품에 포함되어 있는 기술 및 경영상 정보라도, 역설계(reverse engineering)가 기간과 비용상 용이하지 않은 경우는 비공지성이 인정되고, 공지 여부는 영업비밀과 공지기술을 대비해 볼 필요가 있으나 실무상 입증 및 판단이 곤란하다"고 말했다. 대법원도 "특허 출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 특허 출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장 · 입증하여야 한다(2002도60610 판결)"고 밝히고 있다.

다음은 경제적 유용성. 김 변호사는 "장래에 경제적 가치를 발휘할 가능성 있는 정보(잠재적으로 유용한 정보), 그 자체로 직접 영업활동에 이용되지 않더라도 알고 있으면 간접적으로 경쟁상 유용하게 활용될 수 있는 정보(경쟁회사의 제품개발계획 등), 실패한 실험데이터 등과 같은 소극적 정보도 경제적 유용성이 인정된다"며 "비공지성이 있으면 폭넓게 인정되는 경향"이라고 말했다. 대법원도 2005도6223 판결에서, 경쟁상 이익을 얻을 수 있는 정보이거나 취득 ∙ 개발을 위해 상당한 비용 ∙ 노력이 필요한 정보에 해당한다면 '바로 영업활동에 이용될 수 있을 정도의 완성된 단계에 이르지 못하였거나, 실제 제3자에게 아무런 도움을 준 바 없거나, 누구나 시제품만 있으면 실험을 통하여 알아낼 수 있는 정보라고 하더라도' 경제적 유용성을 인정하고 있다.

세 번째 요건인 비밀관리성은 엄격하게 따지는 경향이며, 실무상 비밀관리성이 부정되는 경우가 많다고 한다. 김 변호사는 "객관적으로 그 정보가 비밀로 유지 · 관리되고 있다고 볼 수 있어야 한다"고 말했다.

판례의 태도를 보면, 대법원 2008도3435 판결은 "입사시 일반적인 비밀준수서약서를 작성한 사실은 인정되지만…업무 관련 컴퓨터 파일에 관하여, 보관책임자가 지정되거나 보안장치 ∙ 보완관리규정이 없었고, 중요도에 따른 분류 또는 대외비 ∙ 기밀자료 등의 표시도 없었으며, 파일서버에 저장되어 회사 내에서 연구원 외에 생산직 사원들도 자유롭게 파일서버에 저장된 정보를 접근 ∙ 열람 ∙ 복사할 수 있었고, 방화벽이 설치되지 않아 개개인의 컴퓨터에서도 내부 네트워크망을 통해 접근할 수 있었던 것이라면, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 정보라고 볼 수 없어 영업비밀로 보호될 수 없다"고 판시했다. 일반적인 비밀준수서약서로는 부족하고, 상당한 노력에 의한 비밀 유지가 요구된다는 것이다.

또 하나의 사례는 평소 누구든지 자료에 접근 가능한 상태였다면 영업비밀로 유지시켰다고 볼 수 없다는 판결이다. 대법원 2008도3436 판결은 "영업비밀이 담긴 컴퓨터에는 비밀번호가 설정되어 있지 않았고, 별도의 잠금 장치도 없어서 누구든지 자료를 열람 및 복사할 수 있었으며, 회사 내 다른 컴퓨터를 통해서도 비밀번호와 아이디 없이 쉽게 접속할 수 있었던 경우, 회사가 이를 영업비밀로 유지시켰다고 볼 수 없다"고 밝혔다.

이 외에도 "비밀표시가 되어 있지 않고 잠금장치가 없는 유리책장이나 책꽂이에 보관되어 있었으며, 사무실에 외부인이 자유롭게 출입할 수 있었던 사안에서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었다고 보기 어려우므로…(대법원 2011도3657 판결)", "원고가 피고에게 고주파 수술기의 제조방법 등에 관한 문서들을 제공하면서 비밀유지의무를 부과하지 아니한 점, 고주파 수술기는 국내 등에서 널리 판매되었고 고주파 수술기의 부품의 구성 및 부품 소자의 규격 값은 부품에 기재된 수치를 판독하는 방법 등에 의하여 용이하게 파악할 수 있을 뿐만 아니라 원고 회사 역시 이를 암호화하는 등의 방법으로 비밀유지를 위하여 어떤 조치를 취하였다고 할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 원고가 고주파 수술기의 제조방법을 영업비밀로 유지하기 위한 상당한 노력을 하였다고 볼 수는 없고…(대법원 2008다44542 판결)", "피고인들이 입사할 때 영업비밀을 공개하거나 누설하지 않겠다는 내용의 서약서를 작성하였고, 피고인 1의 경우 퇴사할 때 제품의 소스코드 등은 회사의 소중한 자산임을 인지하고 사무실 외로 반출하지 않았음을 확인한다는 내용의 기업비밀보호 서약서를 작성하기는 하였으나, 회사가 프로그램 파일의 비밀을 유지함에 필요한 별다른 보안장치나 보안관리규정을 두고 있지 않았고 중요도에 따라 프로그램파일을 분류하거나 대외비 또는 기밀자료라는 특별한 표시를 하지도 않았던 점, 연구원들은 회사의 파일서버에 자유롭게 접근할 수 있어서 파일서버 내에 저장된 정보를 별다른 제한 없이 열람 ∙ 복사할 수 있었고 복사된 저장매체도 언제든지 반출할 수 있었던 점 등에 비추어, 이 사건 각 프로그램파일은 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지되었다고 보기 어려우므로…(대법원 2008도9066 판결)" 등 비밀관리성을 부정한 판결 등이 있다.

황정훈 변호사는 최근 종업원에게 유리한 방향으로 개정된 발명진흥법의 직무발명보상제도와 함께 종업원과 기업에게 모두 도움이 될 수 있는 직무발명보상제도의 설계 방안에 대해 소개했다. 그는 영업양도, 인수합병 등의 과정에서 기업에게 필요한 직무발명 관련 지적재산권 실사(IP due diligence)와 직무발명 컴플라이언스(compliance)의 중요성을 강조했다.

윤경애 변리사는 "공동연구개발이라도 영업비밀 침해가 문제될 여지가 있으며, 계약해지 또는 프로젝트 종료시 영업비밀의 처리를 염두에 두고 계약서를 작성하는 것이 필요하다"고 강조하고, "각 당사자에게 의무를 부과하는 협약의 조건은 구체적이고 명확해야 하며, 개발성과에 따른 권리귀속을 명확히 해두어야 한다"고 조언했다.

다음은 김홍 변호사의 발표 순서. 김 변호사는 "기술기반 스타트업에 대한 투자거래를 자문하는 과정에서 보면, 스타트업이 뛰어난 기술력을 보유하였음에도 불구하고 회사의 지배구조의 불안정성, 회사를 운영함에 있어서 법률상 요구되거나 준수하여야 하는 사항을 소홀히 하여 결과적으로 투자가 무산되거나 회사의 기업가치를 제대로 인정받지 못하고 기대에 미치지 못하는 투자를 유치하게 되는 경우를 종종 볼 수 있었고, 스타트업들이 투자를 유치하는 과정에서 감점요인이 되는 요소 중 상당수는 평상시에 조금만 더 주의를 기울여 적법한 절차를 확인하기만 하면 예방하거나 보완할 수 있는 상황인 경우가 많아 안타까웠던 경우가 많았다"고 말했다. 김 변호사는 "스타트업들이 투자를 받을 때 투자자들이 염려하는 사항에 대해 사전대처하거나 충분히 이해하고 적정한 대응전략을 구사하여야 한다"고 조언하고, "투자계약을 협상하는 과정에서 스타트업들이 벤처캐피털 등 전문성을 가진 투자자들에 비하여 계약에 대한 이해도가 떨어질 수 있으므로, 투자계약 체결시 이러한 점도 유의해야 한다"고 덧붙였다.

리걸타임즈 이은재 기자(eunjae@legaltimes.co.kr)