화장지 등을 지정상품으로 하여 'NO BRAND' 상표를 출원한 업체가 이마트의 자체브랜드인 '노브랜드(No Brand)'와 유사하다는 이유로 거절되자 특정인에게 'No Brand' 사용을 독점시키는 것은 적합하지 않다며 소송을 냈으나 졌다.

특허법원 제1부(재판장 김경란 부장판사)는 2월 19일 화장지 생산업체인 K사가 'NO BRAND' 상표의 등록을 거절한 특허심판원의 심결을 취소하라며 특허청장을 상대로 낸 소송(2018허7347)에서 K사의 청구를 기각했다. 이마트가 피고보조참가했다.

K사는 2016년 7월 특허청에 지정상품을 위생지, 종이제 냅킨, 종이제 점보롤 화장지, 종이제 물수건, 종이제 티슈, 화장실용 휴지 등으로 하여, 두루마리 화장지에 사람 얼굴의 형상을 포함한 도안과 'NO BRAND' 문구가 결합된 상표서비스표를 출원하였으나, 선등록상표인 이마트의 'No Brand' 상표와 표장 및 지정상품이 유사하다는 이유로 거절되자 특허심판원에 불복심판을 청구하였다. 그러나 특허심판원이 같은 이유로 심판청구를 기각하자 소송을 냈다. 이마트는 이에 앞서 2015년 3월 지정상품을 시가용 밴드, 가정용 접착제(문방구용은 제외), 종이제 쓰레기봉투, 주방용 호일, 종이제 또는 판지제 간판 등으로 하여, 노랑색 정사각형 안에 사람 얼굴 형상의 도안에 'No Brand'라고 표기한 상표를 출원해 같은해 10월 등록받았다.

K사는 "출원상표서비스표와 선등록상표의 표장에 포함되어 있는 'NO BRAND' 또는 'No Brand' 부분은 '상표(브랜드)를 붙이지 않고 포장비와 광고비 등의 원가를 줄여 저렴한 가격에 판매하는 상품'을 의미하는 일반적인 용어로서 상품의 속성과 특성을 직접적으로 나타내는 판매상품의 성질표시에 해당하여 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하고, 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다"고 주장했다.

재판부는 그러나 "인터넷 국어 · 영어 사전, 사회복지학사전, 경제용어사전, 두산백과 등에서 '노브랜드 상품' 또는 '노브랜드'에 대하여 '원가를 줄이기 위하여 포장을 간소화하거나 상표를 붙이지 않고 파는 상품' 또는 '상표가 붙어 있지 않은' 등을 뜻하는 것으로 설명되어 있기는 하나, '노브랜드' 또는 'no brand' 등이 국립어학원이 발행한 '표준국어대사전'에 등재되어 있지 않고, 이외에 영어사전 등에 등재되었음을 인정할 자료가 없으며, 오히려 영어사용권 국가인 미국, 호주 등에서 2017년도에 'NOBRAND' 등이 상표로 등록되기도 하였다"고 지적하고, "NO BRAND 또는 No Brand는 '아니요', '어떤 …도 없는', '금지' 등의 뜻을 가지는 영어단어 'no'와 '상표'를 뜻하는 영어 단어 'brand'가 결합된 조어에 불과하여 상품의 속성과 특성을 직접적으로 나타내는 판매상품의 성질표시에 해당한다거나 사회통념상 공익상으로 보아 특정인에게 사용을 독점시키는 것이 적합하지 않다고 볼 수 없다"고 밝혔다.

이어 "이마트는 2015. 4. 두루마리 화장지에 'No Brand'를 처음으로 사용한 이래 2018. 11. 기준으로 출원상표서비스표의 지정상품과 관련하여 화장지, 물티슈, 세정티슈, 미용티슈 등 9개 제품에 선등록상표를 사용하여 판매하고 있고, 2017. 12.까지의 누적 매출액이 약 298억원에 이르고 있어 'NO BRAND' 또는 'No Brand'는 화장지류에 관하여 이마트의 상품을 표시하는 것으로 널리 인식되어 있는 것으로 보인다"며 "출원상표서비스표는 선등록상표와 외관이 다르기는 하나, 요부가 'NO BRAND' 또는 'No Brand'로 유사하여 호칭과 관념이 동일하므로, 양 표장이 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으킬 염려가 있으므로 서로 유사하다"고 판시했다.

팬코리아 특허법인이 이마트를 대리했다.

리걸타임즈 김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr)