독자적으로 기능할 수 있는 여러 요부를 가진 등록상표의 일부분만을 사용한 것으로는 상표의 정당한 사용이라 볼 수 없어 등록취소사유가 된다는 판결이 나왔다.

특허법원 제3부(재판장 이규홍 부장판사)는 2월 15일 가방 · 핸드백 · 잡화류 제조업체인 (주)어린농부가 자사의 '숨 SUUM' 상표등록을 취소한 특허심판원의 심결을 취소하라며 LG생활건강을 상대로 낸 소송(2018허6580)에서 이같이 판시, 어린농부의 청구를 기각했다.

어린농부는 2005년 4월 지정상품을 모피, 가죽제 열쇠케이스, 등산백, 배낭, 여행가방, 핸드백 등으로 하여 '동그라미 형태의 도형' 안에 '숨 SUUM'이라고 쓰여진 상표를 출원해 2006년 6월 등록받고 2016년 6월 등록을 갱신했다. 어린농부는 핸드백에 'SUUM', '숨'으로 표기된 상표를 사용했으나, 'SU:M' 상표를 사용해 화장품을 제조 · 판매하는 LG생활건강이 2016년 11월 어린농부를 상대로 "어린농부의 '숨 SUUM' 등록상표는 지정상품 전부에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없다"며 특허심판원에 상표등록 취소심판을 청구해 인용심결을 받자 어린농부가 이 심결의 취소를 요구하는 소송을 냈다.

어린농부는 재판에서 "취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서  'SUUM'이나 '숨'을 지정상품인 핸드백 등에 정당하게 사용했다"고 주장했다.

재판부는 "원고의 일부 제품에 'SUUM' 내지 '숨'이 표시되어 있는 사실은 인정되나, 원고의 등록상표는 손으로 그린 듯한 불규칙한 형태의 동그라미 원을 무작위로 여러 번 겹친 모양의 특이한 '동그라미 형태의 도형'과 특이한 서체로 크게 쓰여진 한글 문자 '숨' 및 높낮이가 다르게 쓰여진 영문자 'SUUM' 세 부분 모두가 독자적인 요부로서 기능할 수 있는 상표에 해당할 뿐 아니라 등록상표의 전체적인 구성, 형태 등에 비추어 이 세 부분이 밀접하게 관련되어 전체적인 외관을 형성하여 식별력이 인정되는 것으로 보이는 점을 감안하면, 특이한 '동그라미 형태의 도형', 한글 문자 '숨' 또는 영문자 'SUUM' 중 일부만을 사용하는 경우에는 등록상표와 거래통념상 동일성이 있는 상표의 사용이라고 볼 수 없다"고 지적하고, "그런데 원고가 제출한 증거자료를 모두 보더라도 등록상표와 동일한 상표가 심판청구일 전 3년 이내에 지정상품 중 어느 하나에 사용되었음을 증명하기에 부족하므로, 등록상표는 등록이 취소되어야 할 것"이라고 판시했다.

재판부는 이에 앞서 대법원 전원합의체 판결(2012후2463)을 인용, "상표의 사용이라 함은 상표법 2조 1항 11호에서 규정하고 있는 ①상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ②상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시 · 수출 또는 수입하는 행위, ③상품에 관한 광고 · 정가표 · 거래서류 · 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다"며 "등록상표를 사용한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, 동일한 상표에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다"고 밝혔다.

리걸타임즈 김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr)