중국 로펌 대성(大成)을 포함해 전 세계 주요 나라의 로펌과 스위스 verein 형태의 합병을 통해 세계에서 가장 많은 숫자의 변호사 네트워크를 자랑하는 다국적 로펌 덴튼스(Dentons)가 서비스표 '大成 Dentons'를 한국에서 등록하려고 했으나 특허청에서 좌절된 데 이어 특허심판원과 특허법원의 분쟁에서도 패소했다. 법률연구조사업, 법무사업, 변리사업, 변호사업을 지정서비스업으로 하는 선등록서비스표 '대성'이 있기 때문. 덴튼스는 아메리칸 로이어 집계 결과, 2017년 23억 6000만 달러의 매출을 올려 전 세계 6위를 기록했으며, 전체 변호사는 8658명. 중국에서 활동하는 변호사가 가장 많아 중국 국적으로 분류되었으며, 한국에도 서울사무소를 두고 있다. 그러나 변호사 1인당 매출(RPL)은 27만 3000달러로 글로벌 로펌 중에서는 상대적으로 낮은 수준이다.   

특허법원 제2부(재판장 이제정 부장판사)는 1월 31일 덴튼스 그룹이 '大成 Dentons' 서비스표의 등록을 거절한 특허청 결정에 대한 불복심판 청구를 기각한 특허심판원 심결을 취소하라며 특허청장을 상대로 낸 소송(2018허8104)에서 "이유 없다"며 덴튼스 그룹의 청구를 기각했다.

덴튼스 그룹은 legal services, legal research services 등을 지정서비스업으로 해 서비스표 '大成 Dentons'의 등록을 출원했으나, 특허청이 2017년 3월 '선등록서비스표와 그 호칭 및 관념이 유사하고 지정서비스업도 유사하여 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으키게 할 염려가 있다'는 이유로 등록을 거절하고, 특허심판원도 같은 이유로 특허청의 거절결정에 대한 불복심판 청구를 기각하자 특허법원에 소송을 냈다. 특허청과 특허심판원이 판단의 근거로 삼은 선등록서비스표 '대성'은 1999년 7월 출원해 이듬해 등록되었으며, 2011년 3월 갱신등록이 이루어졌다.

재판부는 먼저 "출원서비스표 '大成 Dentons'는 전반부에 궁서체의 한자어 '大成'과 후반부에 고딕체 영문 대문자 'Dentons'가 결합된 표장인 반면, 선등록서비스표 '대성'은 궁서체의 한글 문자 표장으로서, 두 표장은 글자체, 문자의 구성, 글자수 등에 차이가 있어 그 외관은 서로 다르다"고 보았다.

재판부는 그러나 "출원서비스표는 원고 상호의 일부인 'Dentons'와 '大成'이 결합된 표장으로서, 이들의 결합으로 새로운 관념을 형성하지는 않는 것으로 보이고, 그 중 '大成'은 '크게 이루다'는 의미를 가지는 단어로 지정서비스업인 법률서비스업과의 관계에서 강한 인상을 주는 점에서 식별력을 가진다"고 지적하고, "출원서비스표의 지정서비스업에 관한 일반 수요자나 거래자가 결합된 서비스표 전체로서 호칭 및 관념하는 거래실정이 있다고 볼 만한 증거가 없고, 오히려 국내 일반 소비자들의 중국어 수준에 비추어 볼 때 '따청덴톤스'로 불리거나, 5음절의 '대성덴톤스'로 불릴 가능성 보다는 표장의 전반부를 구성하는 한자의 한글 음역에 해당하는 '대성(大成)'으로 호칭되고, '크게 이루다'는 관념으로 인식할 여지가 충분하다"고 밝혔다.

재판부는 또 "원고는, '大成 Dentons'는 중국의 로펌인 '따청(大成)'과 스위스의 로펌인 덴톤스(Dentons)가 합병함에 따라 두 회사의 상호를 결합하여 만든 조어로서 세계 최대의 다국적 로펌이라는 새로운 관념을 형성한다고 주장하나, 국내 일반 소비자들의 상식 수준 등에 비추어 외국 법률회사들의 이름이나 합병 여부를 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없는 바, 이 사건 출원서비스표를 보고 원고가 주장하는 것과 같은 관념을 떠올릴 것이라고 쉽게 단정할 수 없다"고 판시하고, "출원서비스표를 구성하는 '大成'은 그 부분만으로 독립하여 서비스업의 출처를 표시할 수 있는 식별력 있는 요부에 해당한다고 할 것이고, 출원서비스표의 요부와 선등록서비스표는 호칭과 관념이 동일 · 유사하다"고 밝혔다. 출원서비스표는 선등록서비스표와 외관은 다르지만 호칭 및 관념이 동일 · 유사하여 두 서비스표가 동일 · 유사한 지정서비스업에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스업의 출처에 관하여 오인 · 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 결국 두 서비스표는 표장이 서로 유사하다는 것이 재판부의 판단. 재판부는 '大成'이 출원서비스표의 지정서비스업과 동일 · 유사한 서비스업에 대하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있다는 등과 같이 식별력을 부정하거나 미약하게 할 만한 사정도 보이지 않는다고 덧붙였다.

재판부는 따라서 "출원서비스표는 선등록서비스표와 그 표장 및 지정서비스업이 동일 · 유사하므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하여 등록이 거절되어야 하고, 이와 결론을 같이 한 특허심판원의 심결은 적법하다"고 판결했다.

리걸타임즈 김진원 기자(jwkim@legaltimes.co.kr)