영화와 애니메이션으로 잘 알려진 로봇 '트랜스포머(TRANSFORMERS)'를 장남감으로 만들어 판매하는 글로벌 완구기업 하스브로(HASBRO)가 'TRANSFORMERS'에서 'S'자를 뺀 'TRANSFORMER' 상표를 금속제 텐트 팩 등을 지정상품으로 해 등록한 국내 중소기업을 상대로 등록무효소송을 내 이겼다.
특허법원 제2부(재판장 이제정 부장판사)는 10월 25일 하스브로가 'TRANSFORMER' 상표를 등록한 국내 중소기업 P사를 상대로 낸 소송(2018허2533)에서 "TRANSFORMER 등록상표는 수요자로 하여금 출처의 오인 · 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 무효"라고 판시하고, "(P사의 TRANSFORMER 등록상표가 유효하다고 판정한) 특허심판원의 심결을 취소하라"고 원고 승소 판결했다. P사는 2012년 4월 지정상품을 금속제 텐트 팩, 등산용 금속제 피턴, 등산용 아이스네일 · 아이젠(Eisen)으로 하여 'TRANSFORMER' 상표를 출원, 2013년 4월 등록을 받았다. 하스브로는 이에 앞서 1985년 7월 지정상품을 금속제완구, 목제완구 등으로 하여 'TRANSFORMERS' 상표를 출원해 1986년 11월 등록을 받았고, 2016년 2월 등록을 갱신했다. 또 2008∼2010년 '트랜스포머', 'TRANSFORMERS(트랜스포머 ANIMATED)' 등 4개의 상표를 추가로 등록해 사용하고 있다.
하스브로는 "P사의 등록상표는 국내에서 특정인의 상품과 서비스를 표시하는 것으로 이미 알려져 있는 선사용상표(TRANSFORMERS)들과 표장이 유사하고 지정상품도 선사용상표들과 유사하거나 경제적 견련관계가 인정되는 것으로서 수요자를 기만할 염려가 있다"는 등의 주장을 하며 특허심판원에 이어 특허법원에 P사 상표의 등록무효를 청구했다. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 7조 1항 11호는 "상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다"라고 규정, 이 조항의 해당 여부가 'TRANSFORMER' 상표의 등록유무효를 가리는 핵심 쟁점이 됐다.
재판부는 먼저 "등록상표가 구 상표법 7조 1항 11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일 · 유사한 상표가 그 사용상품과 동일 · 유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일 · 유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 · 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인 · 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다"고 전제하고, "어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다"고 밝혔다. 이어 "선사용상표가 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인 · 혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다"며 "여기서 선사용상표가 저명상표인가는 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간 · 방법 · 태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐를 기준으로 판단하여야 한다"고 밝혔다.
재판부는 "등록상표와 선사용상표들은 도형의 결합 유무, 표장의 구성방식 등의 차이로 인하여 그 외관은 다소 다르나, 관념 및 호칭에 있어서 등록상표와 선사용상표들의 표장들은 문자 부분인 'TRANSFORMER', 'TRANSFORMERS'에 의해 '변압기' 등으로 관념되고 영어의 음운법칙에 따라 '트랜스포머' 또는 '트랜스포머스'로 동일 또는 유사하게 호칭될 것이므로, 결국 서로 유사한 표장에 해당한다고 볼 수 있다"고 판단했다.
재판부는 또 "TRANSFORMER 등록상표의 등록결정일인 2013. 3. 13. 전까지 국내에서 개봉된 3편의 '트랜스포머' 영화 시리즈가 모두 크게 흥행하여 누적 관객수가 2250만명을 넘는 등 이 영화의 제호인 '트랜스포머'가 국내에서 저명성을 획득하였음은 의문의 여지가 없는 점, 이와 같이 영화 등이 일반 대중에게 널리 알려질 경우 제호 등이 상표사용권 계약 등을 통해 다양한 상품에 부착되어 판매되는 것이 상거래의 실정이라고 할 수 있는데다가, 영화 '트랜스포머'는 '변신 로봇'을 주제로 한 것이라는 차별적 특징을 가지고 있어 영화의 흥행에 따라 '변신 로봇'에 관한 완구 제품이 많이 판매될 것이라고 수요자들이 쉽게 예측할 수 있는 점, 실제로 원고는 영화 '트랜스포머'(1편)의 흥행에 힘입어 2007. 6. 2. 한국에 '트랜스포머' 관련 완구 제품을 최초로 출시한 후 1개월 동안 약 10만개를 판매하고, 2008. 8. 1. 자회사인 하스브로코리아를 설립하여 국내에서 완구를 본격적으로 판매하기에 이르렀으며, 그 후 영화 '트랜스포머' 2편과 3편이 연달아 흥행함에 따라 원고의 국내 매출액이 2012년까지 1600만 달러에 달하고, 그 기간 동안의 광고비도 180만 달러에 이르는 등 원고의 사용상품인 완구 제품의 인지도도 지속적인 판매와 광고와 함께 '트랜스포머' 영화의 인지도와 후속편들의 잇따른 흥행과 연동되어 급격한 성장세를 보인 점 등에 비추어 보면, '트랜스포머'를 포함하는 구성의 선사용상표들은 등록상표의 등록결정일인 2013. 3. 13. 당시 국내에서 '로봇 관련 영화'로서 뿐만 아니라 '로봇 완구' 등의 분야와 관련하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되는 정도를 넘어서는 저명성을 획득하였다고 봄이 상당하다"며 "사정이 이러한 이상 선사용상표들과 유사한 등록상표가 선사용상표들의 사용상품과 다른 '금속제 텐트 팩, 등산용 금속제 피턴, 등산용 아이스네일, 등산용 아이젠' 등의 지정상품에 사용되더라도 그러한 상품이 원고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 · 판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 상품의 출처를 오인 · 혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다"고 판시했다.
결국 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 7조 1항 11호의 수요자로 하여금 출처의 오인 · 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 무효라는 것이 재판부의 판단이다.
리걸타임즈 김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr)
