'페달 달린 배'를 의미하는 'PEDALCRAFT' 상표는 무효라는 판결이 나왔다.
특허법원 제5부(재판장 서승렬 부장판사)는 5월 18일 카약 제조업체인 중국의 시안카약으로부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 수입하여 판매하는 A씨가 "PEDALCRAFT 상표를 유효로 판정한 특허심판원의 심결을 취소하라"며 PEDALCRAFT 상표를 등록한 B씨를 상대로 낸 소송(2017허8183)에서 "특허심판원의 심결을 취소하라"고 원고 승소 판결했다.
A씨는 2017년 8월 특허심판원에 B씨가 등록한 'PEDALCRAFT' 상표가 '페달'의 의미가 있는 'PEDAL'과 '보트', '배'의 의미가 있는 'CRAFT'가 결합된 표장으로 '페달보트', '페달이 달린 보트(배)', '페달을 이용하여 움직이는 보트(배)' 등의 의미로서 지정상품의 성질이 직감된다며 이 상표의 등록무효심판을 청구했으나 기각되자 소송을 냈다. B씨도 시안카약으로부터 카약을 수입 · 판매하고 있으며, B씨는 2016년 5월 지정상품을 카약, 카약용 패들, 카누 등으로 하여 'PEDALCRAFT' 상표를 출원, 7개월 후인 12월 등록을 마쳤다.
재판부는 "PEDALCRAFT 상표는 'PEDAL' 부분과 'CRAFT' 부분이 간격을 띄우지 않고 연서된 것으로 영어사전에서 단어 전체로는 검색되지 않지만, 'pedal'은 '페달', '페달식 추진의'라는 의미를 가지고, 'craft'는 '(수)공예', '기술[기교]', '술책, 술수', '보트', '배' 등의 의미를 가지는데, 우리나라의 영어보급실태와 교육수준에 비추어 보면, 일반 수요자나 거래자는 등록상표가 'pedal'과 'craft'가 결합된 표장임을 쉽게 알 수 있을 것으로 보이는 점, 1982년 이후 페달을 발로 밟아서 추진하는 작은 배를 의미하는 '페달보트'에 관한 신문기사, 이미지 등이 신문이나 인터넷 포털사이트, 인터넷 블로그 등에 다수 게재되었고, 등록상표 출원일 이전인 2004년에는 국어사전에도 등재되었는바, 페달보트와 등록상표인 'PEDALCRAFT'는 구성상 '페달'과 그 영어단어인 'PEDAL' 부분은 동일하고, 페달보트의 '보트' 부분 역시 배, 보트의 의미로도 다수 사용되고 있는 영어단어인 'CRAFT'와 실질적으로 동일한 점, 시안카약은 등록상표 출원일 이전부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약의 상품명에 'PEDALCRAFT'를 사용하여 왔고, 시안카약으로부터 이를 수입하여 판매하는 원고나 피고 역시 등록상표 출원일 이전부터 페달을 발로 밟아서 추진하는 카약을 주문하면서 주문서에 상품명을 'PedalCraft 10ft' 등으로 기재해 온 점 등을 종합하면, 등록상표가 지정상품인 카약, 카누 등에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자에게 '페달이 달린 배(보트)' 또는 '페달로 움직이는 배(보트)’와 같은 의미로 인식되거나 이와 관련이 있는 것으로 직감된다고 할 것이고, 등록상표는 지정상품의 성질이나 용도를 직접적으로 표시한 것으로 지정상품의 특성을 광고할 때 등 유통과정에서 누구나 사용하고 싶어 하는 표장으로서 특정인으로 하여금 이를 독점적으로 사용하도록 하기에 적당하지도 아니하다"고 지적하고, "등록상표는 지정상품의 성질이나 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표로서 등록이 무효로 되어야 할 것"이라고 판시했다.
재판부는 또 "상표법에서 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도를 암시또는 강조하는 것으로 보인다고 하더라도 전체적인 상표의 구성으로 볼 때 일반 수요자나 거래자가 지정상품의 단순한 품질, 효능, 용도 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다"고 밝혔다.
이은재 기자(eunjae@legaltimes.co.kr)
